厘清企业字号与商标的权利纠葛（三） ——注册商标专用权与在先企业字号权的权利冲突处理规则和相关案例

【引言】

一般来说，注册商标的公示范围和专有权排斥范围是全国性的，而企业名称和字号的专有权排斥范围是区域性的，所以更多的情形下，即使相关企业名称或字号具有一定的区域知名度和影响力，也不会影响商标注册申请的行政审批。但是，在某些情形下，商标注册行为会被认定为具有恶意，且损害了字号权等在先权利，相关商标注册申请将无法获得核准，且即使侥幸获得商标注册核准，该注册商标也不具有稳定的权利。

【处理依据】

※《商标法》第九条：申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

※《反不正当竞争法》第六条：经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：……（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）。

※《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条：原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。

原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决（笔者评析：对商标注册的行政审批行为发生争议，采用行政的归行政的处理原则，利于商标局对商标审查标准的统一适用）。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

※《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2017）第二十一条：当事人主张的字号具有一定的市场知名度，他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标，容易导致相关公众对商品来源产生混淆，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。

当事人以具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称为依据提出主张的，适用前款规定。

※《商标审查审理指南》1.3 保护合法在先权利原则

本原则中的合法在先权利是指申请注册商标的申请日之前他人已经依法取得或者依法享有并受法律保护的权利，既包括在先注册取得的商标权以及在先申请、在先实际使用的商标，也包括其他合法在先权利和应予保护的合法权益，如著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权、已登记使用并有一定影响的企业字号以及有一定影响的商品或者服务名称、包装、装潢等。

在审查审理过程中，应当保护合法在先权利，即申请注册的商标不得与他人合法在先权利相冲突，不得损害他人现有的合法在先权利。他人合法在先权利的存在可以成为商标注册的阻却事由，也可以成为已注册商标的无效事由。

【判定标准】

依据以上法律法规、司法解释、部门规章等，可以总结出判定注册商标构成与在先企业字号权相冲突的基本标准：

一、相关字号在商标申请注册之前已在中国形成一定知名度和影响力；

二、商标权的存在容易导致相关公众对商品来源产生混淆，损害字号权利人的利益。

【处理方式】

具体到本情形包括：赔礼道歉；赔偿侵权损失；停止使用相关商标、驳回商标注册申请或宣告注册商标无效等。

【典型案例】

一、注册商标宣告无效公告，商评字[2021]第0000094053号：

申请人 北京便宜坊烤鸭集团有限公司

被申请人 山西都一处茶叶有限公司

无效理由：企业字号侵权；商标近似。

1．冲突由来：

2018年01月13日，晋商创投控股有限公司提交的第30类茶商品上的“都一处 1738”商标被核准注册。该商标后被转让给被申请人山西都一处茶叶有限公司。

2020年5月28日，申请人北京便宜坊烤鸭集团有限公司（简称北京便宜坊公司）对上述注册商标提出无效申请，并提交了其在先注册的相关联商标、企业所获荣誉、媒体宣传报道等资料。

图1：晋商创投控股有限公司注册的第21186360号商标（已被宣告无效）

笔者评析：此处需注意，第30类茶商品上“都一处 1738”商标注册日期为2018年01月13日，按照《商标法》第四十五条：已经注册的商标，违反本法……第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。所以，如果申请人的商标无充足的证据被认定为驰名商标，应及时在五年期限内对案涉商标提出无效宣告。

2．商标评审委员会查明：

(1) 引证商标一、二在第30类烧麦等商品上已经核准注册，引证商标三在第42类餐馆服务上已经核准注册，引证商标四在第35类广告宣传等服务上已经核准注册，上述商标现均为申请人有效注册商标。

(2) 北京前门都一处餐饮有限公司成立于1977年6月28日，申请人北京便宜坊烤鸭集团有限公司是该公司的股东。

(3) 申请人字号“都一处”被商务部认定为中华老字号，“都一处”烧麦制作技艺于2008年被列为国家级非物质文化遗产。

图2：北京便宜坊公司“處一都”牌匾实景

3．商标评审委员会认为：

(1) 争议商标核定使用的茶商品，与引证商标一、二核定使用的烧麦、面点商品、引证商标三核定使用的餐馆服务，同属于餐饮类商品和服务，在商品的功能、用途、销售渠道、服务的内容和方式等方面具有较强的关联性，属于类似商品和服务，若共存于市场易使消费者对商品和服务来源产生混淆或误认，已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在类似商品和服务上的近似商标。

笔者评析：依据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定，在后注册商标与在先注册商标之间的近似冲突属于行政管理范围，因此商标并审委员会可以一并进行注册商标之间的冲突的事实认定和处理，处理的依据为《商标法》第三十条、第三十一条。

(2) 申请人是北京前门都一处餐饮有限公司商号权利的利害关系人，符合提起本案无效宣告的主体资格。

(3) 根据申请人提交的荣誉证书和宣传报道等证据及查明事实可知，在争议商标申请注册前，其已将“都一處”作为企业字号从事经营活动，并在餐饮行业具有较高知名度。被申请人将与申请人字号“都一處”几乎相同的争议商标注册在与餐饮行业功能用途、销售渠道、消费群体等方面有较大关联性的茶商品上，易使消费者将之与申请人相联系，从而损害申请人字号权益。

笔者评析：除了上述的依据《商标法》第三十条要求宣告在后申请注册的相同或相似商标注册无效外，此处可依据《商标法》第三十二条之规定，依据在后商标注册申请侵害在先企业字号权为由，要求宣告已注册商标无效。

对于在后商标注册申请侵害在先企业字号权的行为，不同于上述的行政专属管辖，此情形下，申请人既可以通过行政程序请求宣告相应商标无效，也可以通过民事诉讼的方式请求认定在后注册商标权利人侵害其字号权，并可要求认定在后注册商标权利人不正当竞争，参考本文下一案例。

二、最高人民法院民事裁定书，（2016）最高法民申1617号：

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：王碎永

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：深圳歌力思服饰股份有限公司

争议点：字号侵权；不正当竞争。

1．查明事实（简述）：

1996年，歌力思公司及其关联企业最早将“歌力思”作为企业字号使用；

1999年，歌力思公司最早在服装等商品上取得“歌力思”注册商标专用权。此后，经歌力思公司及其关联企业的长期使用和广泛宣传，“歌力思”品牌于2008年即已入选中国500最具价值品牌，作为企业字号和注册商标的“歌力思”已经具有了较高的市场知名度，对前述商业标识享有合法的在先权利。

图3：歌力思公司于1999年获准注册的服装等商品上的“歌力思”商标

图4：歌思力公司官网主封面

2008年11月7日，王碎永曾担任董事的法国歌力思（香港）国际集团有限公司依据香港《公司条例》已被解散。

2009年，王碎永在手提包、钱包等商品上申请注册第7925873号商标。

图5：王碎永注册的第7925873号商标（已被宣告无效）

2．最高院认为：

首先，“歌力思”本身为无固有含义的臆造词，具有较强的固有显著性，依常理判断，在完全没有接触或知悉的情况下，因巧合而出现雷同注册的可能性较低。

其次，歌力思公司地处广东省深圳市，王碎永曾长期在广东省广州市经营皮具商行，作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，王碎永对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性较低。

鉴于歌力思公司在相关领域的知名度，尤其是王碎永与歌力思公司在关联诉讼中经生效判决确认的相关事实，王碎永在第7925873号商标的使用中，存在攀附歌力思公司的商誉，搭歌力思公司“歌力思”的企业字号之便车的行为，导致相关公众对其产品与歌力思公司生产的相关产品产生混淆和误认。综合考虑歌力思公司的在先权利状况以及王碎永取得和行使权利的正当性等因素，认定王碎永侵害了歌力思公司的商号权益，存在不正当竞争行为。

笔者评析：在上述两个案件中均不难发现，认定在后注册商标专用权对在先字号权的侵权及不正当竞争行为，均需要重点考虑在先字号权的知名度和在后注册商标专用权取得的正当性，且在很多情形下，对在后注册商标专用权取得的正当性的考量都受到先字号知名度的影响。

换言之，如果在先字号权的知名度和影响力已经达到全国性范围，尤其在后注册商标的权利人与在先字号权的权利人存在某种特定联系，使得其知道或应当知道在先权利的存在，可以认为在后注册商标权利人具有“搭便车”，甚至抢注的恶意。

【后记】

在下一篇文章中，我们将结合经典案例，针对企业名称、字号及商标的更一般冲突交叉情形进行分享和讨论，并梳理出处理相关冲突的基本原则和具体考量因素，欢迎大家继续关注。