厘清企业字号与商标的权利纠葛(二)——企业字号与注册商标专用权冲突解决规则和相关案例

发布日期:2022-05-31  浏览次数:1506

【引言】

在不规范使用企业名称或字号的时候,可能会出现字号对商标的混淆与误认,造成对消费者的误导,可能构成商标侵权行为,也可能构成对相关商标权利人的不正当竞争行为。


【处理依据】

※《商标法》第五十八条:将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

※《反不正当竞争法》第六条第四项规定,经营者不得实施其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

※《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条:下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;

※《商标侵权判断标准》第二十三条:在同一种商品或者服务上,将企业名称中的字号突出使用,与他人注册商标相同的,属于商标法第五十七条第一项规定的商标侵权行为。

在同一种或者类似商品或者服务上,将企业名称中的字号突出使用,与他人注册商标近似、容易导致混淆的,属于商标法第五十七条第二项规定的商标侵权行为。


【判定标准】

依据以上法律法规、司法解释、部门规章等,可以总结出判定企业字号不当使用构成对注册商标专用权侵权的基本标准:

一、将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业字号,在相同或类似商品上突出使用;

二、使用行为容易使相关公众产生误认;即使相关字号未被突出,不构成商标性使用,仍有可能构成不正当竞争行为。


【处理方式】

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(2008)第四条:被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条:人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中,依据民法典第一百七十九条、商标法第六十条的规定和案件具体情况,可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任,还可以作出罚款,收缴侵权商品、伪造的商标标识和主要用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。罚款数额可以参照商标法第六十条第二款的有关规定确定。

具体到本情形包括:赔礼道歉;赔偿侵权损失;规范使用、停止使用相关标识,包括更改企业名称等。


【典型案例】

※最高人民法院民事裁定书,(2021)最高法民申5225号:

再审申请人(一审被告、二审上诉人):深圳路易威顿进出口贸易有限公司

被申请人(一审原告、二审被上诉人):路易威登马利蒂(LOUISVUITTONMALLETIER)

争议点:注册商标专用权侵权;不正当竞争。

一、对再审申请人路易威顿公司、张谷良使用被侵权标识的行为是否侵害原告路易威登注册商标专用权的认定:

1. 路易威登主张权利的注册商标为第18类(箱包类)、第241019号“LOUISVUITTON”商品商标,而被诉侵权商品为葡萄酒,与“LOUISVUITTON”商标核定使用的商品不属于相同或类似商品,故判断被诉侵权行为是否侵害了路易威登“LOUISVUITTON”商标的商标专用权,应当首先判断该注册商标是否构成驰名商标。

被申请人路易威登第241019号箱包类商品“LOUISVUITTON”商标于1986年在中国获准注册,在中国境内在箱包类商品上对该商标进行了持续使用和广泛宣传,至被诉侵权行为发生时,该商标已经为相关公众所熟知,达到了驰名程度。



图1:“LOUISVUITTON”1985年原始商标图样


2. 再审申请人路易威顿公司在被诉侵权商品上突出使用含有“Louisvton”、“LOUISVTON”及“路易威顿”字样的,与主张权利的注册商标近似的商标标识。

其中:

2.1 “Louisvton”、“LOUISVTON”与第241019号“LOUISVUITTON”商标字母组合近似且发音相近;

2.2 路易威登提交的证据足以证明经过其长期使用,“路易威登”已经能够与“LOUISVUITTON”形成唯一对应关系,被诉侵权标识“路易威顿”与“LOUISVUITTON”唯一对应的中文译名“路易威登”仅有一字之差,且读音与“路易威登”及“LOUISVUITTON”相近。

 3. “LOUISVUITTON”商标核定使用的商品与路易威顿公司销售的葡萄酒商品在消费对象和销售渠道方面存在一定程度的交叉和重合。

因此,路易威顿公司在葡萄酒等商品上使用被诉侵权标识,容易误导相关公众,使相关公众误以为路易威顿公司提供的商品来源于路易威登,或者与路易威登存在关联关系,从而减弱了“LOUISVUITTON”商标与路易威登之间的对应关系,致使路易威登的利益受到损害。

笔者评析:字号权、商标权本是两种类型的权利,区分的对象不同,即分别用于区分商业主体、商品或服务来源,但是在使用过程中,一些商业主体不能规范地使用企业名称或字号,主要是单独突出使用企业字号,使得其在区别商业主体、商品或服务来源的功能上模糊不清,这就可能导致字号使用被视为商标性使用。注册商标专用权是重要的商业标记权利类型,我国采取在先注册制为主的商标保护制度,且保护力度逐渐加大,一旦不规范使用的字号侵害了注册商标专用权的合法权利,即会被依法规制。

本案中,由于主张权利的注册商标类别与涉嫌侵权的商品或服务类别不属于同一大类,故在判断是否侵害注册商标专用权时,需要先进行驰名度认定。同时,由于路易威顿公司所使用的商业标记与路易威登主张权利的注册商标不相同,需要进行近似性判断,但无论如何,都需要进行是否容易使相关公众产生误认的判断,因为如果不会使相关公众误认,也就没有了损害商业利益的可能。

二、对再审申请人路易威顿公司使用“路易威顿”字号的行为是否构成不正当竞争的认定:

1.《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款规定:“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。

本案中,路易威顿公司、张谷良宣称其葡萄酒商品产自“法国Louisvton路易威顿酒庄”,在部分酒标中宣称葡萄酒来自“LouisVuittonDaytonwinery”,但未能提供任何证明其葡萄酒原产地的证据,容易使相关公众误认为该商品产自法国且与路易威登存在关联。

2.另外,《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第四项规定,经营者不得实施其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

本案中,被申请人路易威登提交的证据能够证明,经过其长期经营和宣传,其公司及“LOUISVUITTON”品牌在中国已经具有极高知名度,而再审申请人路易威顿公司明知路易威登及其“LOUISVUITTON”商标享有较高知名度的情况下,仍在其登记的企业名称使用了与被申请人“LOUISVUITTON”商标对应译名“路易威登”相近似的字号,明显具有攀附“LOUISVUITTON”驰名商标商誉的主观故意,容易引起相关公众对商品的来源产生混淆误认,其行为构成不正当竞争。



图2:路易威登马利蒂的知名品牌形象



图3:路易威登马利蒂的经典行李箱


笔者评析:目前普遍认为商标法与反不正当竞争法是专门法与一般法的关系,商标专用权的侵权行为与不正当竞争侵权行为在某些情形下是竞合的,在商标法有明确规定的情形,优先适用商标法。

本案中,路易威顿公司、张谷良宣称其葡萄酒商品产自“法国Louisvton路易威顿酒庄”,但没有任何证据证明的事实,属于纯正的不正当竞争行为;路易威顿公司明知路易威登及其“LOUISVUITTON”商标享有较高知名度,仍在其登记的企业名称使用了与被申请人“LOUISVUITTON”商标对应译名“路易威登”相近似的字号的行为,则既是不正当竞争行为,也很可能是为突出使用字号,进行商标专用权侵权的预备行为。


【后记】

在下一篇文章中,我们将分享注册商标专用权与行先企业字号权的权利冲突处理规范和典型案例,欢迎大家继续关注。