海外专利申请之美国专利申请介绍

在全球化和知识经济背景下，科技创新能力已成为决定国家综合实力及经济发展动力的最关键因素，而知识产权在很大程度上能够反映科技创新能力的高低，因此逐渐发展成为各国的战略性资源。作为知识产权的其中一个主要组成部分，专利成为决定市场竞争中企业取胜的关键因素之一。因此，加大专利申请力度，制定合理的专利保护和布局策略，对于提高企业的核心竞争力、占领市场或保持垄断地位以及提升企业品牌形象至关重要。

由于专利的保护具有地域性，申请人如果想要在其他国家也获得专利保护，就需要在对应国家进行相应的专利申请和布局。其中，美国作为国内企业产品的其中一个主要出口市场，了解美国专利申请制度对于帮助企业更好地在美国获得专利保护具有重要的意义。

一、美国专利申请的途径/方式

与大部分国家相同，国内企业申请美国专利主要有两种途径：一是巴黎公约途径，二是PCT途径。但需要说明的是，通过PCT途径进入美国同样有两种方式可以选择：

（1）371途径：即以传统的PCT途径进入美国国家阶段，属于PCT申请的国家阶段，仍受PCT法规的限制，比如，除了一些格式性修改，提交的专利申请文本原则上需要与PCT国际公布文本保持一致，即使是对申请文本进行修改，也不能增加原申请文件中没有记载的新的内容，即不能超出原申请文件记载的内容；同时，以PCT国家阶段的方式申请美国专利，则在优先权日起30个月届满才会正式进入国家阶段的审查等，即使办理PPH加快审查，也需要在30个月届满之后才会受理，导致专利的审查周期相对较慢。

（2）BY-PASS途径：即旁路申请（bypass continuation）方式，以该方式进入美国，相当于以PCT国际申请作为一个母案，然后基于该母案在美国申请一个续案，也即以该方式申请的专利相当于美国的本地申请，因此对其审查遵照美国专利审查指南的要求，而不受PCT法规的限制。

具体而言，借助于BY-PASS途径，一方面，申请人可以对进入美国的专利申请文本进行修改，使其权利要求符合美国专利法的要求，从而减少后续可能的审查意见下发次数；同时还可以在说明书中增加新的内容，以更好地支持权利要求书的保护范围，或者提高专利的创造性；另一方面，申请人还可以通过办理加速审查（Track One）或PPH来加快专利的审查进度，而不必受传统371途径的优先权日起30个月期限的限制。

因此，当采用PCT途径申请美国专利时，申请人可以综合考虑专利的授权前景、审查周期以及费用等不同因素，来选择以传统的371途径还是BY-PASS途径进入美国。

二、美国专利申请需要提交的文件

提交美国专利申请，主要需要提交以下文件：

（1）专利申请文本的英文译文；

（2）委托书；

同中国专利申请制度相同，如果国内申请人想要申请美国专利，则需要委托美国的代理机构办理相关专利申请事宜，因此需要提供委托书。

（3）发明人声明；

（4）转让声明；

由于美国是发明人制，因此当专利申请人是企业等法人时，需要提交所有发明人签字，同意将专利申请权转让给企业的转让声明。

三、美国专利申请的实质审查

美国专利申请与中国发明专利申请一样，都要进行实质审查。在流程上，正常情况下，美国专利申请通常会下发两次审查意见：NOA（非最终审查意见）和FOA（最终审查意见），而经FOA答复后，若专利申请仍被认为不符合授权条件而被驳回，则申请人可以通过提出继续审查请求（RCE）并缴纳相应的官方费用，来请求审查员继续对专利申请进行审查。

需要说明的是，在中国，专利申请驳回后的复审请求只能提出一次，而在美国，提出RCE的次数则不受限制，只要缴纳对应的官费即可请求继续进行审查。

此外，由于美国专利审查制度与中国之间存在一定的差异，因此其专利申请在实质审查过程中也会遇到与中国不同的问题，具体主要包括以下两块：

（1）限制性要求

限制性要求（Restriction Requirement，RR）是美国专利申请过程中的其中一个常见问题，通常许多国内申请人申请美国专利时，在NOA中遇到的问题便是限制性要求。限制性要求与中国专利的单一性较为相似，其出发点主要在于减少审查员的检索负担。

根据《美国联邦法规》第37篇第1.475（a）条的规定，美国国家阶段的申请应仅涉及一项发明，或涉及一组相互关联以形成单一总体发明构思的发明。在国家阶段申请中要求保护一组发明的，只有当这些发明之间存在涉及一个或多个相同或相应的特殊技术特征的技术关系时，才应满足发明单一性的要求。“特殊技术特征”是指限定每项要求保护的发明作为一个整体对现有技术做出贡献的技术特征。其中，常见的符合单一性要求的发明组合主要包括：

（1）一种产品和专门适用于制造所述产品的工艺；或

（2） 一种产品和所述产品的使用过程；或

（3） 一种产品，一种专门适用于制造所述产品的工艺，以及所述产品用途；或

（4） 一种工艺以及专门设计用于实现所述工艺的设备或装置；或

（5） 一种产品，一种专门适用于制造所述产品的工艺，以及一种专门设计用于执行所述工艺的设备或手段。

因此，当一件美国专利申请权利要求中包含多个不同的主题，且这些主题之间不满足上述关于专利单一性的要求时，通常就会收到关于限制性要求的审查意见。

具体实务过程中，中国审查员通常是会对一件专利申请中所有权要项的创造性进行审查，以判断其授权前景，在满足专利授权前景的基础上才会对各项不同主题之间是否满足单一性要求进行审查。而在美国，即使在后的独立权要项引用了前面的独立权要项，但若前面的独立权要项不具有创造性，则二者之间不存在相同或相应的特殊技术特征，审查员则会直接下发关于限制性要求的审查意见，要求申请人选择其中一组权利要求主题进行审查。

而如前面所述，美国发明专利的审查通常会下发两次审查意见，因此当在NOA中审查员提出关于限制性要求的审查意见时，申请人通常只有在最后FOA答辩的过程中去抗辩专利的创造性，而如果该抗辩没有得到审查员的认可，则需要通过RCE或分案等方式再次提起审查请求，这就会导致新的审查流程的启动，从而导致新的费用产生。同时，美国律师通常也是按小时进行收费，因此流程越多，答辩次数越多，就会导致对应的国外律师费也对应增多。

因此，申请人在申请美国专利时，可以结合专利的保护范围、授权前景以及专利申请费用等，考虑在进入美国时是否对专利的权利要求书进行相应修改，以尽可能避免限制性要求审查意见的下发。

另外，当审查员要求对产品或设备权利要求和工艺权利要求进行限制，如果申请人选择针对产品/设备的权利要求，并且经审查所有产品/设备权利要求都是可授权的，则此时申请人还有望可以重新增加已撤回的工艺权利要求。

（2）创造性意见

同中国专利相同，创造性审查也是美国专利审查的主要内容，但根据实务经验，美国专利审查时对于创造性的评判标准及尺度与中国存在一定的差异。在美国，审查员对于创造性的评判标准更加宽松和客观。

同时，还需要说明的是，在美国，即使不同主题之间满足美国专利法中关于单一性的要求，且在其中一个主题具有创造性时，也并不代表其他主题也同样具有创造性，可以获得专利授权。

比如，一件专利申请中同时包含一种制备工艺主题及采用该工艺制备得到的产品主题，则由于满足单一性要求，在制备工艺具有创造性的基础上，中国专利审查员通常会直接默认为采用上述工艺制备得到的产品主题也具有创造性。即只要二者之间存在相应的技术特征，或者从形式上存在引用关系时，中国专利审查员通常不会再对产品主题的创造性进行额外审查。

而在美国专利审查过程中，在制备工艺具有创造性的基础上，审查员仍会审查对应产品权要项中限定的产品技术特征是否为现有技术。虽然产品主题受到方法主题的限制和定义，但可专利性的确定是基于产品本身，产品的可专利性不取决于其生产方法。因此，若产品权要项中限定的技术特征属于现有技术，即不能体现出采用上述工艺制备所得产品与现有技术产品之间的区别，则该产品主题仍被认为是不可专利的。

四、总结

深入了解美国专利申请流程及审查制度，有助于帮助企业通过选择合适的申请途径或者对申请文件进行相应修改等，来提高专利的授权可能性，加快审查周期，或者减少审查费用，从而更好地获得美国专利保护。