知问原创 | 可变状态产品的外观设计专利保护

作者：代群群 | 安徽知问律师事务所

（本文约5900字，阅读约需8分钟。）

随着商业经济的发展，产品品类的丰富多元，消费者对于产品的外观也愈发挑剔。外观设计专利的商业价值日益体现。

状态可变化产品，即在不同使用状态下，涉案产品呈现出不同的外观状态。如玩具“变形金刚”，可以呈现出人物、汽车两种状态；又如沙发床，可以呈现出沙发和床两种状态；折叠儿童车，可以呈现出童车及折叠后的箱体造型等等。这种外观状态可变的产品随处可见。

对于这类状态可变的产品，应该在申请专利时如何布局，才能既有利于后期狭路相逢，拔剑维权，又能充分保护创新成果，使竞争对手难以规避，同时还可以防止竞争对手获得启示，捡漏二次布局其他外观设计专利呢？

这进一步引发了笔者对以下场景的思考：

1、如果公司A拥有一件外观设计专利权，仅包含一个变化状态1，而公司B生产制造了一款在外观上与A几乎完全一样的产品，但是公司B的产品不仅具有变化状态1，还有变化状态2，公司B是否侵犯公司A的专利权？

2、如果公司A拥有的一件外观设计专利权，包含变化状态1及2，而企业B生产制造了一款在外观上与A几乎完全一样的产品，但是企业B的产品仅具有变化状态1，不可变化为变化状态2，企业B是否侵犯专利权人A的专利权呢？

3、如果公司A设计研发了一款具有多种可变状态的产品，到底该如何申请专利？如下图的三种外观设计专利申请策略，策略一（申请专利1、2、3）、策略二（申请专利1、专利2）、策略三（各种变化状态放在一起仅申请1件专利），哪一种更有利于保护公司A的创新呢？

回答上述疑问，归根到底在于，对于包含变化状态的外观设计，其专利保护范围到底如何确定？为了探寻答案，我们先披露下相关案例。

★案例1：沙发床，外观设计无效案[1]

「基本案情」

专利号ZL02370766.6、专利名称为“沙发床（普士）”的外观设计专利，公开了一种床，专利文本中的全部视图如下，示意出了该产品的沙发和床的两种使用状态。

「案件结果」

该无效案先后经历了无效（全部无效）、一审行政诉讼（维持无效决定）、二审行政诉讼（驳回上诉，维持原判），历时两年半，专利权最终被宣告无效，原被告双方基于该专利商业上的博弈不可谓不胶着。细察该案在司法审查程序中的争议焦点及法院的判案思路，给我们不少启示。

「案件启示1」

1、对于具有变化状态的产品的外观设计权的保护范围的确定，应当以该专利中所有标注有主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和/或仰视图的视图为依据。

2、使用状态参考图通常仅用于理解被比设计的使用方法或者用途以确定产品类别，不应当作为判断是否与在先设计相同或相近似的依据。

相比发明、实用新型，外观设计的申请，往往被专利代理人视为“技术含量”最低的工作，整个申请文件只需寥寥几幅图和稀疏几行字，然而，看似简单的工作，却字字珠玑。“使用状态参考图”还是“使用状态图”，区别何在？

仔细查看该专利授权公告文件可知，其主视图、俯视图、左视图、仰视图中所表示的产品均为一张床，因此，本专利的保护范围即为这些视图中所表示的床的外观设计。然后该专利文件中还同时提供了“使用状态参考图1-3”，该图展示该产品作为“沙发”的使用状态。“使用状态参考图”还是“使用状态图”，仅两字之差，却成了本案外观设计专利无效的关键。

在该专利的无效决定中（决定号：WX8897），国家知识产权局专利局复审和无效审理部认为：

“对于具有变化状态的产品，如果申请人欲保护该产品的各种变化状态，应当提交表示该产品的各种变化状态的主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和/或仰视图，并以阿拉伯数字对各视图名称进行编号，因此，对于具有变化状态的产品的外观设计权的保护范围的确定，应当以该专利中所有标注有主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和/或仰视图的视图为依据。”

同时在该案行政诉讼二审判决书中亦认定：

“虽然从专利的名称‘沙发床’以及本专利中所示的使用状态参考图可知，本外观设计专利的产品可以具有沙发和床两种使用状态，但其沙发状态的部分视图仅出现在‘使用状态参考图’中，而未根据专利法、专利法实施细则及《审查指南》的规定以‘主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和仰视图’的形式出现，因此，应当理解为申请人在提出本专利申请之时即并不要求保护该外观设计产品作为沙发的外观设计”。“该无效宣告审查程序中，使用状态参考图通常仅用于理解被比设计的使用方法或者用途以确定产品类别，不应当作为判断是否与在先设计相同或相近似的依据。”

可以看出，针对状态可变外观设计专利权利范围的确定，国家知识产权局和法院的观点是一致的，即对于有不同使用状态的外观设计产品，如果想要保护一个可以有多种变化状态的产品，应当在递交专利申请时，在外观设计的视图中包括多个使用状态，若是未包括多个使用状态或仅将多个使用状态作为“参考图”递交，则在确定外观设计保护范围时，多个使用状态不予考虑。

在本案中，专利申请时将沙发的这一变化状态以“使用状态参考图”放在了专利申请文件中，所以，被法院确定为该“使用状态参考图”不构成保护范围的一部分，从而不被纳入与在先设计的比对。在保护范围上仅仅保护了床这一种外观产品造型。这样的专利申请方式虽然公开了该设计可以同时作为床和沙发两种状态使用的设计思路，但在保护范围上却仅仅保护了床这一种外观产品造型。这种可变造型的沙发床的设计，可以说是免费捐献给了公众，不得不说是申请策略上的失误。

那么，在本案中，如果该外观设计专利的视图中是将“使用状态参考图1-3”去掉“参考”二字，作为使用状态图，又会有怎样的影响呢？带着疑问，我们来看案例2。

★案例2：玩具刀，外观设计侵权案

「基本案情」

专利号为ZL201030140981.2、名称为“玩具刀（疾影）”的外观设计专利公开了一种玩具刀。涉案专利各视图显示，该专利为刀型玩具，刀刃固定在刀身上，可拆分将刀柄固定在刀身上，向下折叠变化为手枪型。

（涉案产品）

本案与案例1的相似之处在于，视图中也给出了产品的刀和手枪型两种状态。其不同之处在于，对于手枪型的变化状态在案例2的专利文件中被列为“使用状态图”，少了“参考”二字。「案件结果」在本案中，法院认为：“涉案专利主视图、俯视图、后视图、仰视图、左视图、右视图与立体图为一武器刀型设计，使用状态图为一类似手枪型设计。被控侵权产品是一武器刀型设计，其刀刃与刀身不可拆分，刀柄不可折叠，亦即其外观形态不可变化。被控侵权产品与涉案专利相对比，其与涉案专利使用状态图呈现的手枪型设计区别明显，并未构成相同或者相近似的设计，至少被控侵权产品与涉案专利的使用状态图并不相同或相近似，因此，被控侵权产品并未落入涉案专利权的保护范围，并未侵害涉案专利权。” [2]

「案件启示」

1、如果涉案外观专利权包含某可变状态，而涉案产品不包含该可变状态，则涉案产品不未落入涉案外观设计专利保护范围。

2、对于包含变化状态的产品，在外观设计申请时，要慎重考虑是否放入“变化状态图”。因为，加入的“变化状态图”使得保护范围发生了根本变化。

案例1是由于错将“变化状态图”列为“变化状态参考图”，导致变化状态“沙发”状态未被纳入保护范围，最终导致专利轻易被无效，而且“沙发”状态设计思路还白白捐献给了社会公众。案例2则刚好相反，在申请时盲目将变化状态视图列入，则相当于变相缩小了外观设计专利权的保护范围，被仿冒者轻易规避，诉讼环节根本无法维权。

上述两案所作出的裁判结论是否符合法律规定呢？我们来看看相关司法依据。

▲《专利法》2008年12月27日修订

第五十六条第二款：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

▲《专利法实施细则》2010年1月9日修订

第27条第3款：申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关视图或者照片，清楚地显示请求保护的对象。

▲《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》， 2016年4月1日施行

第十七条 对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

▲北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》，发布：2017年4月20日

92、对于变化状态产品的外观设计专利，其各种变化状态图均应纳入保护范围，被诉侵权设计与变化状态图所示的各种使用状态的外观设计均相同或者相近似的，应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。被诉侵权设计缺少部分使用状态的外观设计或者与其不相同也不相近似的，应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等，不能用于确定变化状态产品外观设计专利的保护范围。

▲《审查指南》第一部分，关于“变化状态的产品的外观设计”的规定：

必要时，申请人还应当提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图以及变化状态图……“对于有多种变化状态的产品的外观设计，应当在其显示变化状态的视图名称后，以阿拉数字顺序编号标注。”

《审查指南》第一部分,关于“使用状态参考图”的规定：

有关视图（图片或者照片），就立体外观设计产品而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图；就平面外观设计产品而言，产品设计要点涉及一个面的，可以仅提交该面正投影视图；产品设计要点涉及两个面的，应当提交两面正投影视图。必要时，申请人还可以提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图、变化状态图以及使用状态参考图。

《审查指南》第四部分，关于“变化状态的产品”的“各种使用状态”的规定：

变化状态的产品是指在销售和使用时呈现不同状态的产品。对于在先设计而言，所述产品在不同状态下的外观设计均可用作与被比设计进行比较的对象。对于被比设计而言，应当以其使用状态图所示的外观设计作为与在先设计进行比较的对象，产品的相同或者相近似取决于产品各种使用状态的外观设计的相同或者相近似。

《审查指南》第四部分，关于“使用状态参考图”的规定：

参考图（如使用状态参考图）通常用于理解被比设计的所属领域、使用方法、使用场所或者用途，以便于确定产品类别。

结合上述案例分析及相关法律法规规定，对于本文开头提出的关于可变状态外观设计的保护问题，我们初步得出了以下结论：

1、使用状态参考图，不能用于确定变化状态产品外观设计专利的保护范围，在无效确权环节，亦不作为考虑创造性、新颖性的设计特征；在诉讼环节的侵权比对，使用状态参考图与涉案产品，也无需做比对；

2、对于表示变化状态的视图，如状态图1/2/3......、使用状态变化图1/2/3等等，均构成专利保护范围的一部分，各个状态视图，共同构建了外观设计特征群，勾画出保护范围的边界。对于一件包括多个变化状态的外观设计，只有涉案产品全面覆盖了所有视图，才构成侵权；

3、根据外观设计侵权比对原则和思路，进一步延伸思考，对于状态可变产品，在判定侵权时，应将涉案产品的任一状态（无须全部状态）与涉案外观设计专利比对，如果有一个状态侵权，涉案产品即构成侵权。[3]

回到本文开头所提出的具体应用场景中：

（1）如果公司A拥有一件外观设计专利权，仅包含一个变化状态1,而公司B生产制造了一款在外观上与A几乎完全一样的产品，但是公司B的产品不仅具有变化状态1，还有变化状态2，公司B是否侵犯公司A的专利权？

答案是：侵权

（2）如果公司A拥有的一件外观设计专利权，包含变化状态1、2,而企业B生产制造了一款在外观上与A几乎完全一样的产品，但是企业B的产品仅具有使用状态1，不可变化为变化状态2，企业B是否侵犯专利权人A的专利权呢？

答案是：不侵权

（3）如果公司A设计研发了一款具有多种可变状态的产品，到底该如何申请专利？策略一（申请1件）、策略二（申请2件）、策略三（申请3件）,哪一种更有利于保护公司A的创新呢？

答案是：建议采用策略三。

由前文分析可知，在面对一款状态可变的产品时，在相应的外观申请时加入变化状态图，是一把双刃剑。

弊：在外观设计申请时，由于专利文件中包含了变化状态图，而涉案产品虽然抄袭了涉案专利，但是由于涉案产品状态不可变（即仅覆盖了其一个状态），最终被判不侵权。案例2中，如果该专利权人在外观专利申请时，同时再申请一件完全一样但是不包括该可“向下折叠”变化状态的视图的外观设计专利，本案的审判结果，则可能会完全不同。对于包含有变化状态的产品，在外观设计申请环节，不当加入变化状态图，不仅可能会导致在市场竞争环节根本无法维权。同时，这也给同行竞争对手改造、仿冒提供了做规避设计的启示。

利：对于一件仅包含一种状态的外观专利申请，可能会由于设计简单，相比现有设计相同或无实质性差异，而导致不符合专利创造性的审查标准而无法取得授权，那么在增加了变化状态视图后，虽然限缩了保护范围，但是却提高了授权概率和权利稳定性。反思案例1，如果该专利申请时，将“变化状态参考图”作为“变化状态图”列入，则在无效环节大大提高了被无效的难度。

此外，在外观设计专利申请时，变化状态图、使用状态图、变化状态参考图、使用状态参考图到底又有何区别呢？

变化状态参考图/使用状态参考图，通常是国务院专利行政部门在审查过程中对在简要说明中未写明外观设计产品使用方法、用途或功能的新开发的产品,或者在一些使用方法、用途或功能不明确的产品无法进行分类时,为了便于该产品正确分类而要求专利申请人提供的视图。

变化状态产品的“变化状态图”/“使用状态图”,是基于变化产品在使用过程中呈现的不同状态而对产品六面视图的补充。变化状态产品的“变化状态图”/“使用状态图”,应当作为确定外观设计保护范围的依据。[2]

所以，在外观设计申请时，应当注意，“变化状态图”/“使用状态图”与“变化状态参考图”/“使用状态参考图”的区别。

产品外观设计已然成为企业较量和角逐的战场，前有三星侵犯苹果外观设计专利5.33亿美元天价赔偿，后有路虎、陆风外观专利鏖战数年，再到中国专利法最新的修法草案，无不表现出对于外观设计保护的高度关注。然而企业却因申请策略的失误，为他人做嫁衣的现象屡见不鲜。重视外观设计保护，切莫大意失荆州！

参考文献

[1]北京市高级人民法院,民事判决书（2008）高行终字第9号

[2]北京知识产权法院，民事判决书（2016）京73民初219号

[3]在2017年第62期，国家知识产权局官墨蓝就“外观设计专利的侵权判定与专利文献”的讲座