从实际案例中看涉外主体的商标共存协议采信问题 ——评(2021)京73行初19735号案

【案件概要】

案号：(2021)京73行初19735号

相关法条：《中华人民共和国商标法》（2019年）第三十条

关键词：相同或近似商标

【案情介绍】

原告克莱德伯格曼管理有限公司为德国企业，通过马德里商标国际注册程序将本国基础申请号为302019103994的商标“CLYDE BERGEMANN”进行马德里商标国际注册，并于2019年领土延伸进中国，注册号：G1501759号（以下简称“涉案商标”）。该商标在第7类上被国家知识产权局全部驳回，在第37类上被部分驳回。在第7类上驳回的理由为，涉案商标与第1211404号“CLYDE”商标（以下简称“引证商标1”）近似，与第15390607号“Cclyde”商标（以下简称“引证商标2”）近似；在第37类上驳回的理由是，涉案商标与第6159659号“CLYDE BERGEMANN HUATONG”商标（以下简称“引证商标3”）近似。2020年6月8日，原告向国家知识产权局提交复审申请，陈述引证商标2被撤销，已不构成涉案商标的授权障碍，同时提供与引证商标1、引证商标3的权利人签订的商标共存协议。但国家知识产权局以上述商标共存协议未经公证认证为由，不予认可，进而于2021年6月15日作出商评字[2021]第0000159884号商标驳回复审决定书，对G1501759号"CLYDE BERGEMANN及图" 商标在第7类复审商品和第37类全部服务上在中国的领土延伸保护申请予以驳回。

2021年7月，原告提起行政诉讼，并在诉讼过程中补充提交了经过公证认证的商标共存协议，最终，北京知识产权法院采信原告提交的新证据，判决撤销被诉决定并判令被告重新作出决定。

【法律评析】

本案主要涉及两个争议焦点，一是涉外主体的商标共存协议的证据形式问题，二是商标共存协议是否能够作为排除商标混淆的直接证据。

一、关于涉外商标共存协议的证据形式问题，即涉外证据是否均需履行公证认证手续。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百七十一条规定：“在中华人民共和国领域内没有住所的外国人、无国籍人、外国企业和组织委托中华人民共和国律师或者其他人代理诉讼，从中华人民共和国领域外寄交或者托交的授权委托书，应当经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续后，才具有效力。”该条款仅对授权委托书的证据形式进行了规定，而对其他域外证据则没有规定必须办理证明手续。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十六条规定：“当事人提供的公文书证系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关证明，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。中华人民共和国领域外形成的涉及身份关系的证据，应当经所在国公证机关证明并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。”该条款同样仅对公文书证和涉及身份关系的证据的形式要求进行了规定，并未涉及其他类型的域外证据。

从法律对于域外证据设定一定的证明手续要求的初衷来看，其目的在于辅助人民法院查明此类证据的真实性，而不在于排除没有履行证明手续的域外证据作为案件的证据使用。也就是说，即便未经公证认证，商标共存协议均应当被法院接受作为证据使用，但在质证过程中，可能会因为真实性存疑而无法被法院采信。现行证据规则实质上是区分证据的不同性质规定了不同的要求，限缩了需要公证认证的范围，其目的在于降低提交证据的难度、减少当事人的诉讼成本。

本案中的商标共存协议因涉及商标权利的处分，而签订协议主体涉及案外人，法院在查明事实的真实性方面确实存在一定的困难，从便利诉讼的角度出发，法院要求提供经公证认证的商标共存协议无可厚非。但是对于已经对方当事人确认真实性的域外证据，以及因证据客观情况根本无法进行公证的域外证据等，笔者认为不必一定要求履行公证认证手续，才能够被采信。

二、商标共存协议能否作为排除商标混淆的直接证据。

2018年3月，北京市高级人民法院发布《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》涉及“共存协议”、“同意书”是否可以作为排除“混淆之虞”的直接证据这一问题，该文件规定：“在商标申请驳回复审案件中，引证商标权利人以“共存协议”、“同意书”等书面形式明确同意诉争商标注册，在不存在损害公共利益、故意规避法律等情形下，“共存协议”、“同意书”可以作为初步排除混淆的依据，但是若引证商标与申请商标的商标标识相同或基本相同的，且使用在同一种或类似商品上，则不能仅以引证商标权利人同意为由准予申请商标注册。”也就是说，商标共存协议是否能够作为排除商标混淆的直接证据，关键还是在于引证商标和涉案商标标识是否相同或基本相同，以及类别是否相同或类似。

本案中的引证商标1、引证商标3和涉案商标虽然类别相同，但商标标识存在一定的区别，并且，引证商标1、引证商标3和涉案商标的权利人为同一集团下的关联公司，其用户或受众完全相同，市场本就呈一体化状态，即便类别相同、商标标识近似，因其不会损害国家利益、社会公共利益，也完全应当被接受。

【案件启示】

企业在进行商标注册时，应当综合考虑企业的市场情况、经营规模及行业特点，对商标的注册申请进行通盘考虑，制定完善的商标申请策略，避免出现本案中关联企业在先商标对在后申请造成授权障碍的情况。在进行商标国际注册通过领土延伸进入某个国家时，应事先针对障碍商标进行梳理和排除，以期以较低的时间和经济成本尽快取得注册商标权。