瑞途原创 | 发明专利临时保护制度是鸡肋吗？

专利申请人：我们的新产品已经申请专利了，现在有企业仿制，我们可以告它专利侵权吧？

专利代理师：请把申请号告诉我……这件专利申请还没有授权，现在还不能拿它起诉……

专利申请人：专利申请不是公开后就可以被保护了吗？

专利代理师：您说的是发明专利临时保护，它只适用于发明专利，而且也只有在专利授权后……

专利申请人：好吧，太麻烦了，这个临时保护一点用也没有……

专利代理师：……

关于发明专利临时保护制度，一直争议较大，尤其是在最高院发布的指导案例20号《深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝谁处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案》（以下简称“指导案例20号”）发布之后，业内反响强烈。

基本案情

深圳市斯瑞曼精细化工有限公司(以下简称斯瑞曼公司)于2006年1月19日向国家知识产权局申请发明专利“制备高纯度二氧化氯的设备”，该专利于2006年7月19日公开，2009年1月21日授权公告。

2008年10月20日，深圳市坑梓自来水有限公司（以下简称坑梓自来水公司）与深圳市康泰蓝水处理设备有限公司(以下简称康泰蓝公司)签订《购销合同》，坑梓自来水公司向康泰蓝公司购买康泰蓝二氧化氯发生器一套。

2009年3月16日，斯瑞曼公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，诉称其拥有名称为“制备高纯度二氧化氯的设备”的发明专利（以下简称涉案发明专利），由康泰蓝公司生产、销售并由坑梓自来水公司使用的二氧化氯生产设备落入涉案发明专利保护范围，请求判令二被告停止侵权并赔偿经济损失30万元、承担诉讼费等费用。

本案中，斯瑞曼公司没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，在一审法院已释明的情况下，斯瑞曼公司仍坚持原诉讼请求。

广东省深圳市中级人民法院于2010年1月6日作出（2009）深中法民三初字第94号民事判决，判决康泰蓝公司停止侵权，康泰蓝公司和坑梓自来水公司连带赔偿斯瑞曼公司经济损失8万元。康泰蓝公司、坑梓自来水公司均提起上诉，广东省高级人民法院于2010年11月15日作出（2010）粤高法民三终字第444号民事判决，驳回上诉，维持原判。坑梓自来水公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年12月20日作出（2011）民提字第259号民事判决：撤销原一、二审判决，驳回斯瑞曼公司的诉讼请求。

再审裁判要旨

最高人民法院认为：专利法虽然规定了申请人可以要求在发明专利申请公布后至专利权授予之前（即专利临时保护期内）实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，即享有请求给付发明专利临时保护期使用费的权利，但对于专利临时保护期内实施其发明的行为并不享有请求停止实施的权利。因此，在发明专利临时保护期内实施相关发明的，不属于专利法禁止的行为。在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为，即使未经专利权人许可，也不应被禁止。也就是说，专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品，在销售者、使用者提供了合法来源证据的情况下，销售者、使用者不应承担给付发明专利临时保护期使用费的责任。

关于发明专利临时保护制度的解析

从立法原意来说，发明专利临时保护制度的出发点应该是为发明专利的申请人提供专利权之外的附加性补偿保护。但在实践中，发明专利临时保护规定的适用凤毛麟角，因为存在种种适用限制而被认为是“鸡肋”。指导案例20号确定的上述指导性裁判规则，更是引发了巨大争议。该指导案例明确了专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售，不侵害专利权，不受专利权的辖制。

该指导案例的裁判逻辑是，虽然专利权人在专利授权后，可以就销售、使用该侵权产品的行为主张侵权赔偿，但是由于对他人在发明专利申请公布日至专利权生效日之间的临时保护期内未经许可而实施同样的发明创造的行为，专利法并没有将其称为“侵犯专利权”的行为，对于这样的行为，专利法仅仅规定“申请人可以要求实施其发明的单位或个人支付适当的费用”，而不是如同对侵犯专利权行为那样，要求实施行为人承担侵犯专利权的民事责任。当销售、使用的产品为专利权人制造或经专利权人许可制造售出时，该销售、使用行为不受专利权辖制；同理，在明确专利法并不禁止发明专利临时保护期内的制造、销售行为的前提下，即使实施行为人对专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品的再销售及使用行为一直延续到专利授权之后，该再销售及使用行为也不应受到专利权禁止。当然，在符合规定的条件下，专利权人可以就发明专利临时保护期内的制造、销售行为要求支付使用费。但在本案中，权利人明确放弃该主张，法院只能驳回其要求停止专利侵权的诉请。

因此，作为一种专利权之外的附加性保护，发明专利临时保护无法触发如专利权一样的禁止实施行为的法律效能，而且基于发明专利临时保护制度所主张的合理费用通常也远远低于专利权侵权赔偿。如此一来，设置发明专利临时保护期多成鸡肋。

使发明临时保护更为“鸡肋”的，还有下面第二点原因。

《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016）第18条第二款规定：“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。”即：只有当实施人在发明专利临时保护期内所实施的技术方案，同时落入了发明专利公开文本和授权公告文本所界定的专利保护范围时，专利权人才有权要求实施人支付发明专利临时保护期使用费。这当然是出于公众利益优先的原则，因为在授予专利权之前，公众只能看到专利申请公开时公布的权利要求书，依照信赖保护原则，公众应当有权根据公布的权利要求来决定采取何种实施行为。

然而，在专利申请授权审查过程中，申请文件通常会进行修改，或者对申请进行分案，从而导致专利申请公开文本和最终授权文本不一致；而在专利授权后，由于可能会被提起无效宣告而导致最终维持有效的专利文本既和申请公布的文本不一致，也和初始授权文本不一致，这导致在司法实践中，对于实施人所实施技术方案的情况判断非常复杂。

我们来举例说明。申请人在提交专利申请之后，国家知识产权局在初审合格之后公布了A文本，在授权过程中经过审查意见和答复的交锋、并进行分案之后，最后得到了两个授权的文本是B1和B2，其中B1文本在后续无效宣告请求过程中由于权利人对权利要求进行了修改，最终维持有效的文本是C1。我们以A-B1-C1这个假想案例来进行分析，对于该假想案例，存在以下可能：1.实施人实施的技术方案同时落入了A、B1、C1三个文本所记载的保护范围；2. 实施人实施的技术方案落入了A文本所记载的保护范围，却没有落入B1和C1两个文本所记载的保护范围；3. 实施人实施的技术方案同时落入A文本和B1文本所记载的保护范围，却没有落入C1文本所记载的保护范围；4.实施人实施的技术方案没有落入A文本所记载的保护范围，却落入了B1文本和/或C1文本的保护范围。

对于第一种情形，毫无疑问，完全满足《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016）的规定，专利权人是可以就发明专利临时保护期制度主张合理费用的。

对于第二种情形，实施人实施的技术方案落入了前期公布的A文本却没有落入授权的B1文本和无效后维持有效的C1文本所界定的保护范围，这种情形显然不属于《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016）规定的情形，专利权人是无法向实施人主张支付合理费用的。

对于第三种情形，实施人实施的技术方案落入了前期公布的A文本和授权的B1文本，却没有落入无效后维持有效的C1文本，这种情况可能有些复杂。如果权利人在专利授权之后即向实施人提出支付合理费用的请求，此时，权利人的主张应当得到支持，且如果相应判决已经履行或执行终结，即使后续无效程序修改了专利权项，亦无溯及以往之回转效力。如果权利人在专利权无效宣告审查之后提出支付合理费用的请求，则需要判断A文本与C1文本是否存在保护范围包含或一致的权利要求，而无需考虑初始授权文本B1，并同时判断实施人实施的技术方案是否落入该权利要求的保护范围，在任何一项条件不满足时，权利人均不能向实施人提出支付合理费用的主张。

对于第四种情形，按照《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016）的规定，专利权人也是无法利用发明专利临时保护期制度向实施人主张合理费用的。对于这种情形，可能有些人会存在一些疑问，认为专利的授权文本的保护范围肯定小于公开文本的保护范围，那么，既然落入授权的文本或者无效程序后维持有效的文本的保护范围了怎么会有不落入公开的文本所要求的保护范围的情形呢？这就要看权利要求的具体情况了。如果公开的A文本所要求保护的范围为a、b、c、d四个并列的技术方案，而在授权过程中，为了满足创造性，可能会将不具有创造性的d技术方案删除，只保护a、b、c三个技术方案，这种情况确实是落入授权文本的保护范围，即会落入公开文本的保护范围。而还可能存在的情况是，如果申请人对原申请进行了分案，在分案申请中添加了新的权项，新权项的保护范围与申请公开文本的权项不存在包含关系，而实施人恰恰实施了该新权项所记载的技术方案，那么，实施人实施的技术方案显然只落入分案后授权文本的保护范围而不会落入申请公开文本的保护范围。还有一种情况是，如果申请人在实审前进行了主动修改，添加或修改了权项，而添加或修改的权项的保护范围是公开文本中不曾要求保护的，那么也会导致实施人实施的技术方案只落入授权文本的保护范围而不落入申请公开文本的保护范围的情况出现。在此情形下，专利权人显然无法利用发明专利临时保护期制度向实施人主张合理费用。

结语

由此可见，对于专利权人来说，利用发明专利临时保护期制度来主张自己的权利可谓是重重受限，不仅能够主张的合理费用的数额远低于专利权人主张的侵权赔偿数额，而且专利权人是否能够主张发明专利临时保护期合理费用的情形也非常有限；所以发明专利临时保护期制度被认为形同鸡肋似乎也无可厚非。

不过，虽然发明专利临时保护期制度存在许多问题，但任何制度的设计都不可能是完美的，在实践中，法律需要考虑各方利益的平衡，我们也期待发明专利临时保护期制度能够在司法实践中更加完善。

参考文献：

1．指导案例20号《深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝谁处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案》；

2. 《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016）

3.《中国专利法详解》