瑞途原创丨如何有效地利用澳大利亚革新专利制度

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自2021年8月26日后，澳大利亚不允许再提交新的革新专利申请，即明确“废除”革新专利制度，但是这并不意味着自此之后不会有新的革新专利产生、被授权，也不等同于革新专利会立刻处于“无用”状态。基于革新专利在商业运作上具有的独特优势，本文针对现阶段下如何有效利用澳大利亚革新专利制度进行了探讨和分析。

一、澳大利亚革新专利制度介绍

澳大利亚政府已于2020年2月26日通过立法，在《2019年知识产权法修正案》法案（The Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 2 and Other Measures) Bill 2019）中，明确将要“废除”革新专利，同时明确规定于2021年8月26日起正式实施。即意味着自2021年8月26日后，澳大利亚不允许再提交新的革新专利申请。

上述法案通过以前，澳大利亚包括标准专利（Standard Patent）、革新专利（Innovation Patent）和外观设计专利（Design Patent）三种类型，类比于中国的发明专利、实用新型专利以及外观设计专利。其中的革新专利通过形式审查之后即可获得授权，其保护期限短、创新程度要求低，与中国的实用新型有一定相似性，但相较于中国的实用新型专利来说，又存在极大差别：

第一，专利保护客体范围更广。革新专利的保护客体范围宽至产品、设备、方法、工艺、系统或组合物，以及微生物学方法和利用微生物学方法制造的物质，甚至是商务方法、软件相关的发明、人类疾病治疗方法、药物发明等等。

第二，对权利要求的数量有限制。革新专利的权利要求仅限于5项。

第三，专利授权速度快。专利申请递交之后，1-2个月即可可以获得革新专利授权，申请人可以拿到授权证书。

第四，专利保护期限不同。革新专利的保护期为自申请之日起8年。

第五，革新专利需要符合革新性要求。澳大利亚革新专利符合授权标准的要求不同于中国实用新型专利新颖性的审查，也不同于发明专利创造性的审查，革新性的标准高于新颖性但低于创造性，是澳大利亚专利法中的独特规定。

第六，专利权具有的法律保护力不同。与我国实用新型专利相比，革新专利的专利权的授予，实际并未赋予专利权人任何可实际执行的权利和实质的法律保护力。革新专利的专利权人若想进行专利维权、转让和许可使用等，需要主动请求并通过实质审查，才能够具备实质的法律保护力。

二、2021年8月26日之后的澳大利亚革新专利制度的利用

由于革新性要求低、授权快、专利权稳定、费用低廉等优点，革新专利是一种备受众多国家和地区申请人欢迎的专利类型，即使2021年8月26日之后的新申请类型已经无法再选择革新专利，也并不意味着不会有新的革新专利产生、被授权或革新专利会立刻处于“无用”状态。

对于已经在澳大利亚提交的申请（巴黎公约或PCT国家阶段或直接申请）或指定澳大利亚的现有PCT国际阶段申请，申请人依然可以使用革新专利系统。即对于申请日期早于2021年8月26日的正在申请过程中的标准专利，如果其不符合创造性要求，仍然可以转为革新专利申请并获得授权；或者，以申请日期早于2021年8月26日的标准专利为母案，进行分案形成革新专利申请，只要革新专利分案的8年有效期限尚未到期，革新专利分案申请可以在2021年8月26日之后的任何时间提交。

三、澳大利亚革新专利的实质审查程序

1、 提出实质审查请求的主体

基于革新专利在商业运作上具有独特的优势，专利权人以及第三方均可以在需要的时候选择合适时机提出实质审查，以节省时间和费用。

对于专利权人一方，其可以根据需要在专利维权、转让和许可使用之前向澳大利亚专利局提出实质审查程序，也可以不提出实质审查请求。

2、 提出实质审查请求的时机

在革新专利授权公开后，到专利局发出革新专利实质审查报告前，均可向澳大利亚专利局提出实质审查请求。

3、提出实质审查请求的途径

专利权人可以根据需求选择合适时机直接向专利局提出实质审查。

而对于存在潜在侵犯革新专利权风险的第三方，也可以主动向澳大利亚专利局提出实质审查请求，其途径有如下两种：

途径一：第三方向澳大利亚知识产权局提交实质审查请求的“通知”，同时提交关于该革新专利创造性的相关意见及证据；澳大利亚知识产权局收到第三方意见后，会针对第三方意见作出“采纳”或者“拒绝”的通知；第三方意见一旦被采纳，澳大利亚知识产权局会通知并要求革新专利的专利权人自己主动提出实审请求并承担相应官费；当然，第三方意见被拒绝后也可以转入途径二。

途径二：第三方向澳大利亚知识产权局提交实质审查请求的“通知”，同时提交关于该革新专利创造性的相关意见及证据，并缴纳实质审查的官方费用；澳大利亚知识产权局收到第三方意见后，会直接作出该革新专利进入实质审查程序的决定并在其后发出检索报告并要求专利权人作出答复。

实质审查请求途径（图解）

四、结语

基于革新专利的特殊性，作为专利权人一方，如果希望借助革新专利维权，则需要向澳大利亚专利局请求实质审查，以最终实质审查后确定的专利权利要求范围进行后续的专利维权。

革新专利实质审查过程所需要花费的时间和费用都将远远小于革新专利确定最终保护范围后的专利无效程序，因此，如果能够提供充分的证据使专利局在实质审查阶段驳回革新专利或确立较小的范围，将省去确定革新专利权后无效革新专利的高额费用。作为第三方，如果发现自身具有革新专利侵权的风险，则应当尽早对革新专利涉及的方案进行全面的现有技术检索，准备充分的证据和理由并向澳大利亚知识产权局提出实质审查请求，使革新专利在实质审查中被驳回或缩小范围，以最终实质审查请求确定的权利要求范围判断侵权的风险及准备后续的应对措施。

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 本文作者

张素云 专利代理师 zhangsy@raytoip.com

王玉姣 生物医药部副部长 wangyujiao@raytoip.com

陈彬 涉外专利部总监、生物医药专利部部长 专利代理师 chenbin@zhiwenip.com