再议商标无效宣告程序中商标法第三十二条之适用 ——评25967314号“青铜时代”注册商标商标无效申请案

【案件概要】

案号：商评字[2021]第0000165063号

相关法条：《中华人民共和国商标法》（2013年）第三十二条；《中华人民共和国商标法》（2019年施行）第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款、第四十六条；

关键词：在先字（商）号权、商标混淆、抢注商标

【案情介绍】

申请人铜陵青铜时代雕塑有限公司于2010年6月9日注册成立时，登记的字号为“青铜时代”，并持续使用该字号，经营范围包括青铜城市雕塑、室内外环境艺术雕塑、现代装饰雕塑、青铜艺术礼品、出口铜艺雕塑、文物复仿制品及衍生产品的原创设计、生产制造、安装及销售，其于2013-2015年承办或参与多场博览会（展览会），获得多项荣誉；2015年底，铜陵市的旅游地图、车载导航、电子地图中开始正式标载铜陵青铜时代雕塑有限公司的企业名称和文字介绍，其客户群体多样，范围遍布全国。

被申请人于2017年8月21日提出“青铜时代”商标（以下简称争议商标）注册申请，于2018年11月7日取得注册第25967314号，核定使用在第6类青铜制艺术品等商品上，商标专用期限至2028年11月6日。

申请人认为，其使用“青铜时代”字号早在争议商标申请之前，且具有一定的知名度，被申请人注册争议商标后使相关公众对产品来源产生混淆，损害了其在先字号权，据此，委托江苏瑞途律师事务所为代理人于2020年12月03日向国家知识产权局对争议商标提出无效宣告申请。2020年6月22日，国家知识产权局裁定争议商标予以无效宣告。

【法律评析】

本案关键点主要集中在：如何证明被申请人卢某注册的争议商标损害了申请人的在先字号权？

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十一条第一款规定：当事人主张的字号具有一定的市场知名度，他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标，容易导致相关公众对商品来源产生混淆，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。本案中，判断争议商标是否损害申请人的在先权利主要基于两点：一是申请人使用的字号是否已经具有一定的社会知名度，二是争议商标是否实质上已经造成了相关公众对商品来源产生混淆。也就是说只有同时满足这两点的情况下，未申请注册的字号才具有以《商标法》保护的价值。

其一， “一定的市场知名度”是适用本条款的前提，原因在于：一方面，不知名的字号难以为公众所知晓，当事人注册商标时难以排除相似字号已被使用的可能性；另一方面，不知名的字号往往缺乏以商标法保护的商业价值。结合本案，申请人所获得的荣誉以及其客户分布以及数量，足以证明其市场知名度。

其二，“容易导致相关公众对商品来源产生混淆”是判断注册商标是否损害他人现有权利的实质条件。其中对于“相关公众”的认定，通常情况下就是消费者或服务对象，而使得“相关公众”产生混淆的前提就是字号与争议商标所指定的经营范围存在重合部分，本案中申请人与被申请人所经营的范围存在重合部分，并且有证据证明争议商标已经造成了相关公众对商品来源产生混淆，进而可以认定被申请人注册争议商标的行为构成"损害他人现有的在先权利"。

本案中，申请人收集并提供充分证据，证明申请人的企业字号已经在中国境内具有一定知名度，“青铜时代”字号已与申请人形成了稳定一一对应关系，被申请人卢某答辩所列举的多家以“青铜时代”为企业字号的案外主体公司，并不能否定申请人所拥有的在先字号权，被申请人卢某亦未提供充分证据证明其在后设立的关联公司具有知名度并足以与申请人区分。

国家知识产权局采纳了申请人的上述申请理由，认定申请人所持有的“青铜时代”企业字号具有一定知名度，争议商标在青铜雕塑制品等类别的注册和使用，易使相关众将其与申请人商号联系在一起，损害了申请人的在先商号权。同时，被申请人所提供的证据亦不足以证明已经形成相关公众将两者区分开来的客观状况，据此对争议商标予以无效宣告。

需要补充的是，申请人还同时提出被申请人构成以不正当手段获得抢注申请人已经使用并有一定影响商标，但未获得支持。国家知识产权局认为：申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日前申请人在与青铜制艺术品等类似的商品上使用过与"青铜时代"相近似的商标且已具有一定影响，故本案不能认定争议商标的注册构成对申请人主张的在先使用并有一定影响的商标的抢注。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第一款规定：在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。

本案中，国家知识产权局显然认为，即使申请人拥有的“青铜时代”字号具有市场知名度，但并不能简单地就此推定申请人所主张的在先使用的未注册商标“青铜时代”亦当然地具有知名度。如何在企业字号知名的基础上，充分证明相关商品上所使用的未注册商标具有知名度，或者是如何证明企业案号同时也是具有知名度的未注册商标，是另一个需要深入讨论的问题。

【案件启示】

未注册的商标或字号同样具有为商标法所保护的价值，但其获得保护的前提是其是否具有一定的市场知名度或影响力。企业的品牌保护工作尤其需要特别关注：

1、完整布局和监控：应尽早做好商标布局，以免遭他人抢注，增加维权成本支出；除了商标，其他能够区分商品或服务来源的商业标识同样存在被仿冒的风险，企业商标监控应当将这些商业标识一并纳入监控范围。

2、使用记录留存：注重商标宣传与推广的同时，建立完善的商标档案管理制度成为企业经营不可或缺的一环，特别是商标使用记录的档案管理。完备的商标档案管理不仅可以增强企业的抗风险能力，而且也为企业将来认定驰名商标打下良好的证据基础。