瑞途原创 | 在专利确权程序中如何判断优先权是否成立

在很多情形下，我们需要充分考虑专利优先权问题。

例如：

情形1：专利申请A授权审查时，被检索到P类文件，需要核实申请A所要求的优先权是否成立，并同时需要对检索到P类文件的优先权进行核实；

情形2：专利B被进行无效宣告请求审查时，需要核实专利B所要求的优先权或部分优先权是否成立，以确定现有技术及抵触申请的公开时间节点；

情形3：专利C被进行无效宣告请求审查时，当被引用的抵触申请文件C1要求优先权时，需要核实文件C1所要求的优先权是否成立，以确定文件C1是否可以被纳入抵触申请范围；

……

准确判断优先权是否成立，往往成为专利申请实审答复、专利无效宣告等专利确权程序中的关键一步。 专利法第二十九条的规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议获知共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有外国优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有本国优先权。

根据上述法律规定，无论外国优先权还是本国优先权，其成立需要具备以下四个必要条件：

第一，“同一申请人”，指要求优先权的在后申请的申请人与作为优先权基础的在先申请的申请人应当一致，或者是在先申请的申请人之一。

第二，“相同主题”，指要求优先权的在后申请与作为优先权基础的在先申请属于相同主题。

第三，“第一次申请”，指的是作为优先权基础的在先申请必须是第一次提出的专利申请。

第四，“十二个月”&“六个月”内，指在后申请应当在首次申请的申请日起十二个月内（发明或实用新型）或六个月内（外观设计）提出。

 在实务操作中，同一申请人要件和期限要件都比较容易把握，经常产生争议的是相同主题要件和首次申请要件。

一、关于首次申请要件

1、依据首次申请要件，很显然，分案申请不能作为要求优先权的基础，因为分案申请是在母案的申请日之后从母案中分离出来的，分案申请已经不符合“第一次申请”这一条件。实质上，母案的申请日已经被视为分案申请的申请日，分案申请已经享受了母案申请的“优先权”。

2、作为本国优先权基础的首次申请，虽然文义上是指在中国提出的“第一次申请”，但是，根据现有案例，实质应当是在世界范围内的“第一次申请”。在申请人同步布局境内外专利时，会产生这样的困局，申请人先向美国提出了一个临时申请A，然后又在中国提出相同主题的申请B，虽然申请B是申请人在中国提出的第一次申请，但是并非申请人就该主题的“第一次申请”。因此，即使申请B作为在中国的第一次申请，且其也未要求临时申请A的优先权，申请B也无法作为相同主题在后申请的本国优先权基础（详见案例1）。

3、因此，首次申请应当是世界范围内的绝对的“第一次申请”。举例来说，假设申请人向专利局提交了专利申请A（专利申请A为第一次申请），在专利申请A未公开以及未遗留任何权利问题的情况下，专利申请A由于某些原因被撤回或者被驳回，之后申请人又向专利局提交了与专利申请A具有相同主题的专利申请B，并且专利申请B并未要求专利申请A作为优先权基础，在这种情况下，专利申请A仍应被视为是第一次申请，专利申请B无法作为在其后申请的优先权基础。

案例1

请求人在针对专利号为201110089122.9,名称为“电动独轮自行车”的专利提出无效宣告请求时，主张该涉案专利的中国在先申请非首次申请，涉案专利不应享有优先权。请求人提交的无效证据包含与涉案专利具有相同主题的两项美国临时申请，其申请日均早于被涉案专利要求本国优先权的中国在先申请的申请日，由此可知中国在先申请不是申请人相同主题的首次申请，因此涉案专利不能享有本国优先权。

专利权人辩称，对于本国优先权，被要求优先权的在先申请，应该是在中国范围内的第一次申请，而非请求人提到的世界范围内的第一次申请，作为本专利优先权基础的中国在先申请是相同主题在中国范围内的第一次申请。

专利复审委经审查认定，涉案专利的权利要求1的本国优先权不成立，在此基础上，宣告涉案专利权利要求1、3、5-8因不具备创造性而无效，在权利要求2、4、9的基础上继续维持该专利权有效。

该案的焦点问题是，作为本国优先权基础的在先申请是否只要是在中国的首次申请即可？

复审委认为，根据《保护工业产权巴黎公约》第四条规定，“ 已在本同盟一个成员国内正式提出申请专利、实用新型、工业品外观设计或商标注册的人，或其权利合法继承人，在下列规定的期限内享有在本同盟其他成员国内提出申请的优先权。上述优先权的期限，对于专利和实用新型为十二个月，对于工业品外观设计和商标为六个月。这些期间应自第一次申请的申请日起算。”，以及专利法第二十九条规定，“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。”，“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”，优先权原则源自巴黎公约，其目的是使成员国国民就其发明创造在本国提出专利申请后，在一定期限内就同一主题在其他成员国提出的在后申请，在某些方面被视为是在首次申请的申请日提出。根据巴黎公约的规定，作为优先权基础的在先申请必须是针对相同主题的世界范围内的首次申请。而专利法第29条第2款规定的“本国优先权”，是在1992年修订专利法时增加的条款。设立本国优先权的目的之一在于，在优先权层面上使中国申请与外国申请处于同等地位，以弥补我国申请人在我国再次就相同主题提出的专利申请不能要求其首次申请优先权的法律空白。

因此，本国优先权的成立条件应当与外国优先权的成立条件同样适用《巴黎公约》的规定。专利法第29条第2款所述的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请，只不过对于本国优先权，该世界范围内的首次申请是在中国提出的。[1] 

二、关于相同主题要件

在判断是否为“相同主题”时，有一个基本判断规则，即：以要求优先权的在后申请的权利要求作为判断对象，将在后申请的权利要求逐一与在先申请全文进行比对。

相同主题要件的把握难点在于，在上述判断规则框架下，“相同主题”的判断标准究竟应当采用何种标准，新颖性标准、修改未超范围标准，还是被支持标准？

被支持标准，指权利要求所述技术方案是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变形方式都具备相同的性能或用途，则应当允许将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型方式。

新颖性标准，指两者技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，核心在于技术方案实质上相同；进一步说，比对范围包括明确记载在文件中的内容，以及对于本领域技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

修改未超范围标准，指两者相比对，未出现“因增加、改变或删除其中一部分，致命所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定”状况。

审查指南指出，相同主题的核实判断，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在在先申请文件中，此时应当把在先申请作为一个整体进行分析研究；所谓“清楚的记载”，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在后申请所记载的技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。

因此，根据审查指南的上述规定，在进行“相同主题”判断时采用的标准最接近于新颖性标准，但并不是完全的新颖性标准，而是介于修改未超范围标准和新颖性标准之间（详见案例2）。

例如：

首次申请A1记载，第一材料层采用固态金属；在后申请A修改为，第一材料层采用铜。在后申请A要求A1为优先权基础，是否成立？

答案很明确，应当不成立。

首次申请A1记载，第一材料层采用铜；在后申请A修改为，第一材料层采用固态金属。在后申请A要求A1为优先权基础，是否成立？

根据现行审查指南给出的示例，应当也不成立。

但有业界专家指出，《PCT国际检索与初步审查指南》第六章第6.09节以规定加举例的方式，明确规定了如果在先申请公开下位概念，对于上位概念的优先权要求应当成立，即应当采用完全的新颖性标准，否则，可能会造成国外优先权和国内优先权审查标准的不一致，使进入中国的申请产生更高的授权审查风险。

关于“相同主题”的判断标准，恐怕还会继续争论下去。 

案例2

2012年12月，申请人H公司首次提出名称为“一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置”（下称“在先申请”）专利申请；2013年6月19日，H公司再次提出名称相同、优化后的新申请（下称“本专利”），并要求了在先申请的优先权。专利局经实质审查后，在认定优先权成立的情况下，于2014年8月27日授于本专利发明专利权，在先申请被视为撤回。专利授权后，因H公司发现大连L公司涉嫌侵权，逐提起专利侵权诉讼，法院一、二审均认定专利侵权成立。在侵权诉讼过程中，L公司向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家局维持专利有效。L公司进而向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院认为“本专利权利要求所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，不能享有优先权”，判决撤销无效审查决定书。L公司上诉后，北京市高院维持一审行政判决。

本案核心争议点即在于：两件申请的权利要求书和说明书文字相似度接近完全一致，但在先申请中的加工原料之一“鸡蛋粉”被调整为本专利的“蛋粉或蛋液干物质”， 该调整是否导致两申请未构成相同主题的发明，也就是说，争论点在于包含“鸡蛋粉”的技术方案，和包含“蛋粉或蛋液干物质”的技术方案是否一致。

对此，申请人H公司认为：1、从前后发明名称、技术领域、背景技术、分类号、技术方案和效果等内容看，在先申请均已经公开了任一种蛋制品的加工方法，并未限定为鸡蛋粉；2、申请人提出的是一种蛋制品加工方法的专利申请，发明重点在于加工方法，申请人是整个技术方案的首次贡献者，至于其中加工鸡蛋或鸭蛋，对于整个加工方法都是适用的，待加工的原料之一并不是发明点；3、在背景技术部分已经公开了，现有技术中对任何一种蛋品的加工均是常规技术，而本专利改进是对于加工方法的改进，普通技术人员均能了解。由此，在先申请已经公开了整个技术方案，二者是相同的技术主题，在后申请应当依法享有优先权。[2]

对于如何判断在后申请与在先申请是否属于“相同主题”，有业内专家建议，可借鉴新颖性的判断标准，即，将在先申请作为对比文件，用它来判断在后申请的各项权利要求的技术方案是否具有新颖性，如果判断的结果为在后申请的某项或者某几项权利要求不具有新颖性，则可以判定在后申请的这几项权利要求与该在先申请属于“相同主题”，在后申请的这几项权利要求能够享受该在先申请的优先权[3]。如果以该标准来判断，本案的优先权应当成立。

但在本案中，北京市高院认为，“上述修改不能从原申请中直接地或毫无疑义的得出，本专利相关申请所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，因此不能享受优先权。”。其显然采用的是前文所述的修改未超范围的判断标准。 

参考文献

[1]第36591号无效宣告请求审查决定书

[2] 第 35171号无效审查决定书

[3] 方格  专利优先权，带给申请人的是机遇还是困惑？IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）