瑞途原创 | 淘宝店铺用“某某同款”描述“宝贝”侵权吗？

随着电商行业的迅速发展，电商类型的侵权案件也逐渐多起来，法院审理的电商类型的侵权案件不仅数量剧增，而且类型也日驱多样化，比如在淘宝店铺的“宝贝”页面用“某某同款”（这里的某某通常是商标，如“五粮液同款”、“暴龙同款”等）来进行产品的描述的行为是否构成侵权？

在上述案件中，商标权人通常以侵犯商标专用权为由提起诉讼，而判断上述在产品描述中使用“某某同款”的行为是否构成商标侵权，其关键在于该种描述是否构成“商标性使用”。

《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”。根据上述规定，如果要判定使用“某某同款”来描述产品属于商标法意义上的商标使用行为，应当具备两个条件，一是“在商品推广宣传中使用涉案商标”，二是“用于识别商品来源的行为”。

在（2019）赣民终517号案（广州市花亦浓贸易有限公司诉分宜县嘉叶贸易有限公司侵害商标权纠纷）判决书中，法院认为：商标法所要保护的商标，是该商标所具有的识别和区分商品及服务来源的功能，而并非仅以注册行为所固化的商标标识本身。商品标题为“绝地求生风衣男吃鸡同款2018京东精选刺客同款风衣外套二次元动漫周边衣服”，将“刺客”字样用于商品标题，本意是与“风衣”、“动漫周边”等词语共同对服装的特点与款式进行叙述，主观上并无攀附花亦浓公司注册商标的信誉、为己方牟利的不诚信意图，客观上亦未显现或暗示任何该商品来源于花亦浓公司的信息。故嘉叶公司使用“刺客”二字，属于对商品本身特点的描述性使用，未损害涉案商标的识别和区分功能，亦未因此而导致市场混淆的后果，不构成商标法意义上的使用。

而在（2020）沪73民终127号案（赖汉泽与广州卡姿兰企业管理有限公司、上海寻梦信息技术有限公司侵害商标权纠纷）判决书中，法院认为：首先，涉案商标“卡姿兰”系臆造词汇，其并非商品的通用名称，亦非直接表示商品的质量、主要原料等特点的词汇，使用“卡姿兰同款”并无客观上的必要性。其次，商标的描述性使用在主观上应是一种善意使用，本案中，使用人宣传推广被控侵权商品时不仅使用了“卡姿兰”字样，还使用了与商标权人商品外观基本相同，并同样标注有“BIGEYE”字样的图片，且明确其使用被控侵权标识的目的系增加交易机会。由此可见，使用人主观上具有攀附商标权人商标上所凝聚的商誉的意图，具有一定的侵权恶意。再次，涉案商标核定使用商品的类别包括化妆品，使用人系在销售化妆品的经营活动中使用“卡姿兰同款”字样，该行为属于在相同商品上使用与商标权人商标相同或近似商标的行为。即使使用人在使用“卡姿兰”时同时使用了“同款”字样，但仍会使消费者误认为商品的来源与被使用人具有特定联系，容易使相关公众产生混淆。法院依此判定使用人在商品推广宣传中使用 “卡姿兰同款”属于商标法意义上商标使用行为，构成商标侵权行为。

在上述两个判例中，针对是否构成商标使用行为的认定，法院主要是从使用必要性、意图和是否构成市场混淆三个方面进行判定，而使用必要性跟涉案商标本身固有的显著性又密切相关。在（2019）赣民终517号案例中，法院认为“刺客”一词作为商标，其固有显著性不强，而（2020）沪73民终127号案中，法院认为“卡姿兰”本身属于臆造词汇，作为商标的固有显著性较强。商标的固有显著性越强，则使用人越无使用“某某同款”进行描述的必要性；而商标的固有显著性越弱，法院则越容易认定该种描述属于对商品本身特点的描述性使用。而使用必要性的认定，是影响法院认定使用意图的关键因素，即越没有必要性，则越容易被认为存在攀附的故意；而一旦被认定没有使用必要性且存在攀附的主观故意，构成市场混淆似乎是顺理成章了。

在实务中，并非所有类似案件都可以这样简单地抽离商标词汇进行混淆认定，必须结合具体的商品类别和相关词语的使用情境，来尽可能客观地进行是否可能导致市场混淆的认定。比如，在产品描述中使用“某某同款”描述的同时，注明了自己的商标，同时产品详情页也非常明显地注明自己的商标，则通常不会造成消费者的混淆和误认。但使用人在主观上显然具有增加交易机会的意图，而且客观上也会将原本属于原商标权人的潜在客户引流到使用人的店铺页面，在一定程度上损害了商标权人的利益。即，虽然在最终订单建立的时候，消费者并未产生混淆或误认，但还是应当看到这种行为的不正当性。

另外，还有一类现象值得关注，就是一旦某个明星使用的单品上了热搜，第二天淘宝店铺就会出现各种“某某明星同款”产品，消费者和商家对相关产品是否是正品彼此心知肚明，虽然消费者不会对自己购买的商品产生混淆和误认，而且目前也尚未看到明星就“某某明星同款”之类的电商营销行为进行维权，但使用人显然具有“蹭热度”的主观故意。且不说“蹭热度”或者“傍名牌”这种行为本身就具有不正当性，使用人还可能涉嫌侵犯明星的姓名权、肖像权，以及被山寨厂家的设计版权、商标权、外观设计专利权等等。

笔者认为，虽然针对类似“某某同款”之类的描述是否侵权的认定，针对不同的个案，法院的判决有所不同，但作为经营者，在经营过程中还是要慎重使用上述描述性的词语，主动规避风险，以免因被诉侵害商标专用权、外观设计专利权或者构成不正当竞争而影响其正常经营。

参考资料：

（2019）赣民终517号判决书

（2020）沪73民终127号判决书