瑞途原创 | 走出去之海外商标注册的途径

从“中国制造”到“中国创造”，我国正逐渐从制造大国向制造强国转变。一方面，以华为、海尔、联想等为代表的大型企业专注于核心技术的研发，凭借大量专利技术开拓国际市场，将中国创造的能量辐射到全球。另一方面，遍布全国各地的中小型企业从自身实际出发，小步快跑，快速迭代，走出一条以低成本投入获得高频产出的创新之路。无论在大型企业还是中小型企业，作为市场拓展的必备件，企业品牌商誉的法律载体——注册商标，是企业最重要的无形资产之一。

一、为什么要到海外注册商标？

我们简单回顾一下注册商标的三个特性：地域性、法定程序性和独占性。

地域性是指注册商标仅在注册授权的国家和地区受到保护。

法定程序性是指注册商标需要依据法定程序，向法定机构提出申请，经过审查，才能注册授权。

独占性是指商标获得注册后，注册人有权禁止任何其他人未经许可在同一种或类似商品或服务上使用相同或者近似的商标。

简单说，就是商标即使在中国注册成功，也不会在国外自动受到保护。只有在对应的国家或地区经过法定程序注册成功后，才会受到保护。而在此之前，除非商标足够驰名，任何人都可以使用和申请该商标；如果有人抢先在某个国家注册了某个商标，那么其他人哪怕是商标的真正创造者，都无法在该国家市场区域内的同类商品上使用这个商标。

一句话，要想获得海外市场的商标保护，必须进行海外商标注册。

二、海外商标注册的途径海外商标注册有以下三个常用途径。

1、单一/逐一注册

（1）注册流程

（本图摘自 张锐 商标事务指南[M] 北京 法律出版社 2015年9月）

逐一注册是依据各国法律向各国商标主管机关递交商标注册申请，各个国家商标主管机关单独受理，审核，最后下发注册证书。

（2）优缺点

优点：适用范围广

任何国家都可以直接申请，尤其适合仅需在一个国家注册的时候，费用低。

缺点：成本高、手续繁琐、管理难度大、注册周期不定

（Ⅰ）成本高：境外注册时除了官费和国内代理费，还要支付翻译费，杂费，国外代理费，有的还有公证认证费，杂费，税费等，特别是国外代理费相对比较高。

（Ⅱ）手续繁琐：国内代理机构需要和不同的国外合作律所发函，协助国外机构向不同的商标主管机关提出申请，缴纳不同的费用，使用不同的语言，有的官方语言不是英语还需要二次翻译，提交不同的申请书和资料，有时候在一些亚非国家还需要公证和认证，手续比较繁琐。

（Ⅲ）管理难度大：后续维护申请的工作繁多，需要逐一与国外代理更新商标在各国的进展情况，对维护后台的要求非常高。

（Ⅳ）注册周期不定，每个国家审查的周期不确定，有的长有的短，比如印度注册周期一般是2-3年，时间上不可控。

2、地区注册

（1）注册流程：

（本图摘自 张锐 商标事务指南[M] 北京 法律出版社 2015年9月）

地区注册和逐一注册很类似，区别就在他不是在国家的商标主管机关递交申请，而是通过一些区域商标主管机关进行申请，注册成功效力覆盖区域内所有成员国。

常见的区域商标主管机关有欧盟、比荷卢经济联盟、非洲知识产权组织和非洲地区工业产权组织。

欧盟知识产权局与非洲知识产权组织是世界范围内两大商标区域性注册组织，均具有覆盖范围广、成员国多的特点，也是众多国内企业进行海外商标申请注册时的主要选择。

欧盟知识产权局与非洲知识产权组织均采用申请在先的原则，均为一标多类申请，商标注册有效期均为10年，官方均不会基于在先相同或近似商标而驳回申请商标，即仅进行绝对理由的审查，不进行相对理由的审查。

但不同之处在于，欧盟知识产权局在商标审查完成后进行公告，任何人均可在3个月的公告期内对商标提出异议；非洲知识产权组织是在商标注册完成后进行公告，即公告后置，只有非洲知识产权组织的商标申请人或注册人才可以对商标提出异议，商标公告期为6个月。

（2）优缺点：

优点：一份申请可以覆盖多个国家一份申请可以覆盖多个国家，注册成功后，只要是组织内的成员国都有效。

缺点：以全有或全无的方式覆盖该区域因为是区域注册，注册成功效力覆盖区域内所有成员国，所以如果有一个国家有异议，其他国家也都无法使用。需要注意的是如果通过欧盟注册商标，若出现由于欧盟中一个成员国异议导致驳回，该注册可以转换为国家申请，且保留原共同体商标申请日，但申请人还须支付向每个国家的转换费用。

3、马德里体系注册

（1）关于马德里体系：

马德里体系包括马德里协定和马德里议定书两个条约，两个条约共同构成了马德里体系。就整个马德里体系而言，目前包括122个国家和106个主体，一般称为缔约方或缔约国。

马德里体系注册是根据《商标国际注册马德里协定》或《商标国际注册协定有关议定书》的规定，在马德里联盟成员国间进行的商标注册。

马德里协定诞生于1891年，协定规定工作语言为法语；审查期限为12个月；注册成功有效期为10年；收费过低，指定国家费用固定为100瑞士法郎；注册要求高，需要有基础注册才可以申请，且中心打击原则无救济措施。针对马德里协定的一些不足，马德里体系自我完善，在1989年通过了马德里议定书，马德里议定书工作语言增加英语、西语；规定审限延长至18个月；允许收取单独规费；中心打击有救济措施，在一定条件内可以将国际注册转为国家注册；对原属国的基础注册要求放宽为基础申请；起始的有效期也调整为20年。

因为马德里协定和马德里议定书是两个条约，并不是所有的缔约方两个条约都同时加入的。如中国、美国和法国，同时为协定和议定书的缔约国，但是日本就只是马德里议定书的缔约国。

（2）马德里协定注册流程：

根据马德里协定进行商标注册主要分为三个阶段：

第一阶段：申请人到原属局进行基础注册；

第二阶段：原属局国家局提交商标国际注册给国际局，也就是WIPO进行国际注册，国际局受理后会进行一个形式审查，公告发国际注册证，表明商标被受理，受理后国际局会在国际商标公报上公告；

第三阶段：WIPO交给指定的缔约方主管局，通知各个具体的指定成员方国家局进行实质审查，指定成员方国家局对商标进行审查公示和异议等流程。根据马德里协定的规定，在12个月内发出获准注册或者驳回裁定。然后由国际局将审查结果转交给申请人。

（3）马德里议定书注册程序：

通过马德里议定书进行商标注册的主要流程与通过马德里协定注册程序基本相同，程序上主要不同之处在于：通过马德里议定书进行商标注册，第一阶段申请人在原属局只需要基础申请，也就是说申请人只要拿到受理通知书即可，不需要商标注册成功再进行申请；国际注册申请受理后，根据马德里议定书的规定，指定局的实质审查期限为18个月。其他方面如申请费用、保护期限等也有不同。

（4）马德里体系注册优缺点

优点：手续简单、费用较低

（Ⅰ）手续简单：只需用一种语言、交一份申请，向一个原属局缴费，就能在多个国家同时寻求商标保护。后期的续展、变更、转让等业务也是统一次性办理。

注册周期短，马德里体系规定成员国的主管局必须遵守自国际注册通知之日起12个月或18个月的驳回期限.体系内遵循“默许原则”，即在适用的驳回期限内，如果被指定缔约方主管局没有发出临时驳回通知，那么在被指定缔约方该商标自动获得保护。通过马德里体系注册商标后期还可以二次指定缔约方，企业可以根据自身发现再次布局。

（Ⅱ）费用较低：在进入国家比较多的时候，马德里体系要求缔约方的规费不得高于其国内注册费用。商标注册后续的变更、转让、续展、等申请也只需要缴纳一次费用。

缺点：灵活性差、中心打击、证书问题、缺少后续程序、只适用于缔约方

（Ⅰ）灵活性差，马德里注册必须以国内商标注册或者国内商标注册申请为基础，在申请的时间上有一定的限制。同时国际注册的商标需要和基础注册或基础申请的商标相同，指定国家的类别不可以变化，不够灵活。商标的设计也不可以调整。如果商标在使用中信息发生了变化，就不适合走马德里，因为与基础商标不一致。

通过马德里体系注册，从在原属国国家局递交到国际局下发国际注册证，时间上晚了4-6个月，如果遇到展会等情况，时间比较紧张，所以如果企业有参展一定要注意，通过马德里一般6个月才能拿到国际注册证。

（Ⅱ）马德里体系的中心打击原则

通过马德里国际注册程序注册的商标，如果在注册之日起5年之内，基础商标撤销会导致国际注册撤销。马德里协定规定在国际注册日开始五年内，如果原属国的基础注册商标全部或部分不享受法律保护，那么国际注册所得到的保护，无论是否已经转让，也全部或部分不再产生权利，这里说的不享受法律保护包括全部或部分被驳回、撤回、注销、撤消、放弃或宣布无效。只有在国际注册日五年后基础注册才和国际注册相互独立。对于中心打击原则，马德里议定书中有规定补救措施，当基础商标不享受法律保护，在一定条件内可以将国际注册转为国家注册。

（Ⅲ）证书问题、走马德里途径注册商标，申请过程中国际局在收到国际注册申请后会颁发一张国际注册证，但其效力仅类似于国内的受理通知书，绝大多数国家缔约方的商标主管机关在审查之后不再颁发注册证或核准通知书，只有在商标被全部或部分驳回的情况下，才向申请人发出驳回通知书。只有少数国家如美国、日本或韩国会在注册成功后颁发单独的证书，证书上标注是通过马德里体系注册的商标。

（Ⅳ）缺少后续程序，在被指定缔约方出现被驳回或被异议的情况下，申请人还是需要委托当地代理机构来提交复审或者异议答辩。对于在各缔约方被驳回或被异议的国际注册申请,国际局不负责转交申请人需要向缔约方提交的复审或答辩书件，只能由申请人委托该缔约方认可的代理机构递交。也就是说一开始认为节省掉的国外代理费、翻译费等费用也不一定能省，而且有的国家会要公证原属国代理机构的信息，后续费用的增加甚至比直接逐一申请更高。

（Ⅴ）只适用于缔约方，部分国家尚未加入马德里体系。有一些我国重要的贸易伙伴如南美的阿根廷、智利等，还有一带一路政策沿线的中东地区，无法通过马德里系统注册商标。

4、马德里和逐一注册的对比

（1）关于申请：

通过马德里注册只要一份申请书就申请多个国家。逐一注册的话是每个国家或地区单独申请：申请时需要委托当地事务所或律所，部分要公证（特别是中国的出口主要国家）

（2）关于优先权：

巴黎公约规定，任何人或其权利继承人，已经在本联盟某一国家正式提出商标注册申请的，在六个月内，在其他国家就同一商标在相同商品上提出的申请享有优先权。我国商标法规定，外国人或外国企业在中国申请商标注册的，应当按其所属国和我国签订的协议或共同参加的国际条约办理，或者按对等原则办理。就是说，不能享受巴黎公约成员国国民待遇的申请人以及一些国际区域性组织，其所属国或组织同我国签有互惠协议，或者按对等原则享有优先权。所以在逐一注册时，如果要进入的国家属于巴黎公园成员国或与我国签有商标注册互惠协议，规定有优先权条款的，都可以在申请时要求优先权，优先权日期为六个月。马德里体系原则上是基于巴黎公约的商标注册体系，所以通过马德里体系注册商标，享有巴黎公约规定的优先权规定，享受六个月的优先权。

（3）关于证书:

马德里注册时的国际注册证是证明相关信息已经在国际注册薄上进行了登记注册，因此虽是注册证的形式，实际仅相当于受理通知的作用。现阶段国际注册证是直接由国际局发送给申请人和代理人，申请人也可以直接在网上下载电子版本美国日本韩国三国在商标授权后会颁发本国注册证，其他大部分成员国并不单独颁发注册证，如果需要证书也只能到指定国家开具证明。逐一注册的一般都有商标证书。

（4）关于基础注册：

逐一注册的不需要在原属国有基础注册。马德里的需要在原属国有基础商标，根据马德里协定和议定要求为基础注册或基础申请。

（5）关于中心打击：

马德里体系注册有中心打击风险，国际注册日五年内，基础商标撤销会导致国际注册商标撤销。

（6）关于费用：

马德里体系注册的费用包括：基础注册费+指定缔约方的规费（根据指定国家不同）+超类费+国内代理费。逐一注册的费用包括：境外费用（官费+国外代理费+税费等杂费）+公认公证费+国内代理费。一般来说，指定国家越多，马德里体系注册优势更明显。

（7）关于审查周期：

马德里体系一般12-18个月，周期相对来说比较固定。逐一申请有快有慢，具体看进入的国家或区域要求。

（8）关于适用范围：

马德里体系商标注册只在马德里体系缔约国间使用，不是缔约国的不能通过马德里指定。逐一注册的话基本没有限制，只要和我国有正常往来的国家都可以申请。

根据实务经验，对于国内有稳定基础注册的，或者经过查询后显示获准注册概率较高的，走马德里体系注册，相反，如果国内没有基础注册，或者经过查询后显示阻碍较多的商标，选择逐一注册比较安全。

三、海外商标注册途径的选择

当越来越多的中国品牌走向世界，商标作为一种重要的无形资产，该如何选择海外注册途径？小编给出几条建议以供参考。

先看企业的市场需求，比如后期会开拓市场的国家，还有主要竞争对手的区域和业务密集区域。比如西门子觉得海信和他的主营业务比较相似，就抢先在德国注册了海信的商标，严重阻碍了海信品牌在欧洲市场的开拓。

在考虑企业的市场规划时，也要注意企业对应行业整体在全球的战略部署和市场导向，关注相关联的产业，提前做好商标注册布局。

同时还要兼顾企业的预算，当地的扶持政策