瑞途原创 | “走出去”之海外专利申请的途径

在全球化和知识经济背景下，科技创新能力已成为决定国家综合实力及经济发展动力的最关键因素，而知识产权在很大程度上能够反映科技创新能力的高低，因此逐渐发展成为各国的战略性资源。而作为知识产权的其中一个主要组成部分，专利成为决定市场竞争中企业取胜的关键因素之一。因此，加大专利申请力度，制定合理的专利保护和布局策略对于提高企业的核心竞争力、占领市场或保持垄断地位以及提升企业品牌形象至关重要。

而随着世界经济国际化、全球化的发展，“走出去”逐渐成为国内许多企业发展的必要选择。但由于知识产权保护具有显著的地域特征，即依照一国的法律享有的知识产权仅在本国有效，对其他国家没有任何约束力，如需在其他国家和地区获得保护，必须依据当地的法律规定取得权利。因此，海外专利申请和布局就成为企业产品和技术出口时自我保护和防御的重要手段。

一、海外专利申请的途径

目前，越来越多的企业逐渐意识到专利国际化的重要性，那么企业进行海外专利申请的途径有哪些呢？

1、直接途径

与国内申请类似，申请人可以直接在希望获得专利保护的国家/地区提交专利申请，并依照目标国家的专利审查制度进行审查。

2、巴黎公约途径

根据《巴黎公约》的规定，申请人首次在包括中国在内的任一巴黎公约成员国提交国家发明或实用新型专利申请后12个月内，或者在提交外观设计专利申请后6个月内可直接向其他巴黎公约成员国就相同的主题提出专利申请。也即，对于国内申请人而言，其可以在国内在先申请之日起12个月或者6个月内到其他巴黎公约成员国申请专利，且可以享有对应国内申请的优先权。

比如，某申请人在国内的发明或实用新型专利申请日为2019年10月5日，则其就相同的主题通过巴黎公约途径到其他国家申请专利的截止时间为2020年10月5日。

通过直接途径及巴黎公约途径向国外申请专利之前，必须要向中国国家知识产权局提交保密审查，保密审查通过后方可在国外申请专利。

3、PCT途径

PCT，即专利合作条约的简称。根据《专利合作条约》的规定，申请人可以直接或者在巴黎公约规定的在先国内申请的申请日起12个月内向中国国家知识产权局（国际受理局）提交一份PCT国际申请，然后自国际申请日或优先权日起30个月内办理进入目标国家的手续。也即，PCT专利申请包括国际阶段（包括提出国际申请、国际检索、国际公布和国际初步审查）和国家阶段。

二、不同申请途径的区别

由于巴黎公约途径与PCT途径为目前选择较多的两种途径，且直接途径与巴黎公约途径相比，其区别主要在于是否有对应在先申请的存在，因此本文主要结合图1对巴黎公约途径与PCT途径的区别进行介绍。

1、巴黎公约途径

优点：时间短、费用节约

结合图1，通过巴黎公约途径在国内在先申请日起12个月内即可直接进入目标国家进行专利申请和审查，因此到目标国家申请专利的等待时间较短，且可以省略国际阶段的费用，有利于为企业节约成本。

缺点：形式要求复杂，准备时间仓促、经济压力大

通过巴黎公约途径在国外申请专利，需要在国内在先申请提出后12个月内即完成进入各个目标国家的手续，而由于各个国家的本国专利法不同，因此当需要进入多个不同国家时，就需要在短时间内完成各国专利申请文件的准备（多种形式要求、多种语言），时间较为仓促和紧迫，容易导致因优先权期限过期而无法向他国申请专利。同时，申请人还需要在国内申请之日起12个月内即立即支付各国的国家阶段审查费用，经济压力相对较大。

图1-巴黎公约途径与PCT途径对比

2、PCT途径

优点：形式要求简单、准备和考虑时间充裕

（1）简化提出申请的手续（一种形式要求、一种语言）

申请人可使用自己熟悉的语言（中文或英文）撰写申请文件，并直接递交到中国国家知识产权局（受理局）。

（2）推迟决策时间，准确投入资金

通过PCT途径在国外申请专利，申请人在优先权日或国际申请日起30个月内办理进入各个国家的手续即可，因此申请人可以有充裕的时间来准备进入各个国家的申请文件。同时，申请人也有充裕的时间来考虑具体进入哪些国家以及筹备资金，并能够根据申请人的国外市场布局规划及企业资金情况选择分批次进入不同国家。

此外，由于PCT途径在国际阶段申请人会收到一份国际检索报告和一份书面意见，根据国际检索报告或书面意见，申请人可以对发明是否具有专利性进行初步判断，然后根据需要来决定是否办理进入某个或某几个国家的手续。

（3）完善申请文件

申请人可根据国际检索报告和专利性国际初步报告，对申请文件进行相应修改。

缺点：时间长、费用高

结合图1可以看出，由于通过PCT途径申请专利需要历经国际阶段，且经国际公布后才能办理进入具体目标国家的手续，因此其申请周期相对于巴黎公约途径略有延长，且所需费用也增加了一笔对应的国际阶段费用。

三、海外专利申请途径的选择

申请人如果要在国外申请专利，应如何来选择合适的申请途径呢？具体的，申请途径的选择应根据客户的情况及需求进行具体确定，下面给出几条建议以供参考。

（1）若申请人想要进行专利保护的目标国家明确、个数较少且无经济压力，则建议选择巴黎公约途径，从而可以有效节约国际阶段的费用，并有利于早日获得国外专利授权；

（2）外观设计专利只能选择直接途径及巴黎公约途径，不能通过PCT途径进入国外；

（3）若申请人想要进行专利保护的目标国家不确定、个数较多或短期内存在一定经济压力，则建议选择PCT途径，从而可以有充裕的时间来进行专利布局决策，选择进入的具体国家以及筹备国家阶段的专利申请费用；

（4）若申请人对申请专利的授权前景把控性较差，建议选择PCT途径，从而可以根据国际阶段的国际检索报告及书面意见的内容对申请方案的可专利性进行初判，同时还可以请求进行国际初步审查，结合国际初步检索及国际初步审查的结果再决定是否办理进入国家阶段的手续以及进入哪些国家，防止直接在具体目标国家申请专利，授权风险较大而已投入较多资金的状况出现。

四、结语

海外专利申请是企业实现“走出去”的先决条件，其具体作用主要体现在：一，切实保护自己的产品或技术；二，响应市场布局的需要，提高产品的市场竞争力；三，威慑竞争对手，并增加市场博弈中讨价还价的筹码。尤其是最近几年，随着中国企业国际市场的拓展扩大，越来越多的中国企业成为国际市场中的市场竞争者，也越来越多地成为海外同业竞争者的打击对象，在进行产品和技术出口时很容易被动陷入专利侵权纠纷中，从而给企业带来巨大的经济损失，甚至直接导致产品海外市场的终结。

因此，对企业而言，不仅仅需要进行海外专利申请以及选择适当的申请途径，保证海外专利申请的质量以及制订更全面的专利布局策略，更为至关重要，这才能让海外专利申请真正发挥作用。

瑞途知问律所联盟海外服务介绍：

瑞途知问律所联盟目前拥有双证律师17人（同时拥有律师资格和专利代理师资格），专利代理资格人员48人，专利全国专利信息实务人才5人，江苏知识产权领军人才2 人，江苏省知识产权骨干人才6人，欧美知识产权律师顾问4 人。瑞途知问律所联盟自2011年创立之初，即致力于为企业提供海外知识产权全方位法律服务，可以提供的涉外知识产权服务种类包括：（1）海外知识产权申请代理服务（包括海外商标申请和海外专利申请）；（2）海外知识产权诉讼纠纷；（3）技术转移中的知识产权风险管控；（4）亚马逊等海外电商平台知识产权维权服务；（5）海外知识产权尽职调查。

涉外知识产权申请服务案例：

2020年PCT申请代理量预计100件，进入国家阶段预计150～200件，例如：

洽洽食品股份有限公司通过巴黎公约进泰国专利申请案；

安徽恒裕光电有限公司美国、欧盟、德国等专利申请案；

马钢（集团）控股有限公司PCT进入美国、澳大利亚、欧洲、巴西、乌克兰专利申请案；

南京安吉生物科技有限公司PCT进入美国、澳大利亚、欧洲、印度、日本专利申请案；

南京大学PCT进入美国、日本、韩国、澳大利亚申请案。