瑞途原创 | “商业成功”= 有“创造性”？

前言：

近日笔者在与发明人讨论技术方案的创造性时，发明人以相关专利产品在商业上获得成功为由，坚定地认为技术方案具有创造性。针对发明人的观点，笔者不禁陷入沉思：商业上获得成功能够说明专利一定具备创造性吗？专利产品在商业上获得成功的判断标准是什么？

为解答上述问题，我们先从《专利审查指南》入手。

《专利审查指南》中关于“商业成功”的规定

《专利审查指南》第二部分第四章第5节规定：“发明是否具备创造性，通常应当根据本章第3.2节所述的审查基准进行审查。应当强调的是，当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论。”，特别地，在第5.4小节规定：“当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。”

根据上述规定，“商业成功”作为判断创造性的辅助性因素，只有在三步法无法得出明确结论时才予以考虑。即“商业成功”与发明创造性之间并不具备逻辑上的必然联系，既非创造性存在的充分条件，也非必要条件，只是供审查员或者法官综合权衡时的辅助考虑因素[1]。因此，商业上获得成功并不能够说明相关发明一定具备创造性，只有在商业成功是由于发明的技术特征直接导致的情况下，商业成功才可以作为发明具备创造性的依据。

《专利审查指南》关于“商业成功”的内容记载较为简略，至少在针对如何判断专利产品获得商业成功的问题上，《专利审查指南》并没有给出明确的指导思路，我们只能从具体的案例中来寻找答案。

案例一：“女性计划生育手术B型超声监测仪”实用新型专利确权案

涉案专利名称为“女性计划生育手术B型超声监测仪”，该实用新型专利的授权公告日为2005年8月17日。2008年某公司对该实用新型专利提出了无效宣告请求，在专利复审委员会作出专利权全部无效的审查决定后，专利权人向一审法院提起诉讼，经审理，一审法院判决维持无效宣告审查决定。之后专利权人向二审法院提起诉讼，同时专利权人提交了相关证据以证明该专利相关产品获得了商业上的成功。证据包括：

证据1：中国人民解放军成都军区联勤部机关医院谭昌琴等11位专家提供的专家证言，证明新技术“经阴道超声介入性计划生育手术”解决了现有技术中如何提高人工流产手术的成功率，减少手术并发症的发生，以及如何解决妇产科医生在盲视下手术的问题。

证据2：湖北省计生服务站医疗设备政府采购订货合同（2007）、（2008），河南省人口与计划生育委员会医疗器械采购项目合同、黑龙江省政府采购合同，涉及购买数量不等的无锡贝尔森影像技术有限公司生产的B超监视妇产科手术仪。

证据3：中华医学会电子音像出版社出具的证明及出版证书，证明该社联合贝尔森影像技术有限公司于2008年出版了“经阴道超声介入性计划生育手术”DVD光盘，并向全国发行。

二审法院认定，证据1和3证明涉案专利克服了现有技术中的缺点与不足，证据2和3证明了相关专利产品已经取得了商业上的成功，而且这种成功是由其技术特征直接导致的，因而涉案专利具备创造性，判决撤销一审判决和前述无效宣告审查决定。

专利复审委员会不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高法院认为：专利权人在二审阶段提交证据证明其专利产品获得了商业成功，但是证据2中载明湖北、河南、黑龙江省人口与计划生育委员会采购了116台本专利产品，从产品的销售量来看，尚不足以证明本专利产品达到商业上成功的标准。因此，二审判决基于新证据2和3得出“本专利已经取得商业上的成功”，证据不足，法院不予支持[2]。

本案中，虽然专利权人主动提供证据以证明专利产品在商业上获得成功，但是提供的证据并不充分，至少产品的销售量未达到证明专利产品在商业上获得成功的标准。但是证明“商业成功”的销售量标准为多少？并没有明确的答案。

案例二：“自适应变导程螺旋传动机构”发明专利无效宣告案

涉案专利名称为“自适应变导程螺旋传动机构”，该发明专利的权利要求1-5限定的变导程螺旋传动机构可以实现变速传动，但未具体限定实现自锁的结构。针对涉案专利，无效请求人主张权利要求1-5不具备创造性，请求宣告涉案专利权全部无效。针对涉案专利的无效宣告请求，专利权人主张涉案专利的技术特征直接导致了本专利产品获得商业上的成功，认为涉案专利具备创造性。专利权人提供了诸多反证，证据包括：多家公司出具的“应用证明”、试验报告、媒体报道、获奖证书、财务证明、项目验收证书、中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会出具的“情况说明”、科研文章、专利证书、产品杂志、推荐南京地铁后续项目车门系统采用LS锁闭系统说明函、LS锁应用业绩表等。

针对专利权人关于“商业成功”的主张，合议组认为：本案中反证用以证明获得了商业上的成功的技术涉及“无源锁闭”装置，然而涉案专利权利要求1-5所要求保护的技术方案均未对“锁闭”进行限定。因此，即便反证确实可以证明相关的“无源锁闭”产品获得了商业上的成功，也不能证明这种商业上的成功是由涉案专利的技术特征所直接导致，因而不能证明本专利所要求保护的产品获得了专利法意义上的商业成功[3]。

本案中，涉案专利产品的关键技术点在于通过简单的机械结构即可实现可靠的锁闭效果，但是在撰写涉案专利申请文件时，实现锁闭功能的具体结构并未被写入权利要求书中，导致权利要求所要求保护的技术方案与在商业上获得成功的产品之间无法建立起关联，因而不能证明“商业成功”是由于发明的技术特征直接导致的。就本案而言，在撰写专利申请文件时，未将与“商业成功”相关联的“锁闭”技术特征写入权利要求书，是其专利失权的根本原因。

初步结论

“商业成功”作为判断创造性的辅助性因素，并不能够说明专利一定具备创造性。但在某些情况下，尤其是三步法判断创造性可能出现不利结论的状况下，“商业成功”的证明将对挽救专利权起到至关重要的作用。

如何充分证明“商业成功”呢？

笔者认为，在单纯的产品销售量难以证明专利产品在商业上获得成功的情况下，可以提供专利产品与同类产品横向比较的相关证据，横向比较的内容包括产品所占市场份额、产品利润、产品性能和用户评价等，只要相比于同类产品，专利产品有更好的市场表现，就可以证明其已经获得商业成功。此外，还可以提供宣传类材料证据，如案例一中的证据1和证据3，使用与保护类材料证据，例如专利产品持续使用情况以及产品涉及被侵权情况的相关资料等，以此来充分证明专利产品在商业上获得成功。

其次，需要充分证明“商业成功”与“技术特征”相关联，证明“商业成功”的证据与专利权利要求所保护的技术方案相对应。尤其需要注意的是，需要核查与“商业成功”相关联的“贡献性技术特征”是否记载在权利要求书。如果缺乏这一前提，相关产品即使被充分证明获得了商业成功，该商业成功亦与专利的创造性无关联。

总而言之，就专利权人而言，在其需要进行主动举证时，可以从“证明专利产品获得了商业上的成功”和“商业成功是由专利的技术特征直接导致的”两部分进行举证，既要充分证明广义上的“商业成功”，又要充分证明“商业成功”与“技术特征”相关联，以此来表明专利符合专利法意义上的“商业成功”。

参考文献：

[1]陶冠东.论“商业成功”的创造性认定标准[J].电子知识产权,2016(11):62

[2]（2012）最高院第8号民事判决书[3]国家知识产权局第29832号无效宣告请求审查决定