瑞途原创 | 专利从哪里来，往何处去？ ——谈谈专利说明书的背景技术

作者：叶彪 | 江苏瑞途律师事务所

（本文约2600字，阅读约需4分钟。）

如果说人生有三大难题，那么专利亦如此。专利是什么？从哪里来？往何处去？而这些根本问题都与专利的背景技术密切相关。

关于专利的背景技术，通常会被认为是一个不值得讨论的小问题。但是，我在学习撰写专利申请文件时，遇到的第一个难题就是说明书背景技术的撰写。

根据专利法实施细则第十七条第一款第二项规定，发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件。专利审查指南进一步指出，尤其要引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件，客观地指出背景技术中存在的问题和缺点。

按我的理解，就是要在撰写背景技术部分时，尽可能地引证与专利申请技术方案最接近的现有技术文件。为此，我常常花了大量时间和精力对现有技术文献进行检索，确保能够充分理解现有技术的状况。

然而在实际工作中，我发现由此产生了更多的问题。在多数情况下，发明人提供的技术交底书中只是大概地介绍了技术领域的背景，并没有引证最接近的现有技术文件，对存在的技术问题也只是进行了简单的原理性说明。如果在说明书背景技术部分引证检索到的现有技术文件，那么申请方案的创新点很可能就需要做出改变，甚至连其创造性和新颖性的判断都会受到影响，这往往是发明人不愿意看到的。那么，对于这些检索到的现有技术文件，要不要在背景技术中引证呢？是否需要说服发明人进行引证，并自讨苦吃地大幅度调整专利申请方案？

依据专利申请规则，专利来自于能够解决现有技术没有解决的技术问题的新技术方案。申请方案要解决的技术问题，正是背景技术部分指出的缺点或有待改进之处，申请方案的核心也正是解决该技术问题所不可缺少的技术特征的总和。

如果背景技术部分没有引证检索到的现有技术文件，那么背景技术部分指出的缺点或有待改进之处，很可能就不是申请方案实际解决的技术问题，由此而确定的必要技术特征就会出现问题，导致整个申请方案出现实质性缺陷。在后续的授权审查过程中，尤其是对于改进型发明，如果审查员检索到与申请方案更接近的对比文件，按照创造性的“三步法”原则重新确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题，那么申请方案将很可能因此确认无创造性而无法被授权。即使在审查时侥幸未被审查员检索到最接近的现有技术文件，申请方案被授予专利权，也很可能会在未来的确权程序中被无效掉。

所以，我们的代理态度是，如果检索到了更接近的现有技术文献，我们会自讨苦吃地引入申请方案的背景技术，重新确定申请方案要解决的技术问题，并以此为基础，建议发明人调整申请方案的发明点，以合理布局权利要求。我们高质量的专利，需来自于准确的背景技术描述。

可能看到这里，很多人心里都会产生疑问，发明人好不容易研发完成的专利申请方案，怎么可能就因为小小的背景技术，就变成低质量呢？要真正弄清楚这个问题，还得从专利法的立法目的说起。

根据专利法第一条，制定专利法的目的是为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。也就是说，我国专利法立法的直接目的是为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，而根本目的则是推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。总结为一句话，被授予专利权的发明创造，应该能够应用到实际生产中。这是大部分专利应该的去处。一无所用的专利，一文不值。

虽然存在偶然获得的发明创造，但是，更多具有良好应用前景的发明创造，是基于持续性技术研发，是发明人在实际工作中发现技术问题，继而查阅现有技术，最后解决该问题的过程中创造出来的。而这整个过程，恰恰是背景技术部分应该体现的。

正如专利审查指南中指出的那样，在可能的情况下，需要说明背景技术存在这种问题和缺点的原因，以及解决这些问题时曾经遇到的困难。正因为如此，背景技术部分描述准确充分的申请方案，不仅体现了发明人发明创造的过程，也更有可能在实际应用中发挥出更大的价值。

实务工作中，我们在撰写背景技术部分时，会先对申请方案进行查新检索，但这是远远不够的。而发明人因为工作的关系，往往对一个比较细的技术领域很精通，对其他相关的技术领域就不那么熟悉了。因此，要想撰写好说明书的背景技术部分，需要做到以下几点：

首先，发明人在发现技术问题之后，提出技术方案之前，应当尽可能地对现有技术进行充分的了解。如果发明人觉得自己充分了解现有技术的难度很大，可以委托专利代理师针对性地进行技术主题检索或现有技术检索，从而协助发明人了解本领域内技术研发路线和专利布局的现状。

其次，发明人在发明创造的过程中应当尽可能详细记录下解决技术问题时遇到的技术困难，以及解决技术困难所采取的技术手段。这不仅对当前的申请方案有益，还为后续的研发和专利布局有很大的帮助。

最后，再加上专利申请撰写前对申请方案进行的查新检索作为补充。这样撰写出来的背景技术才可能是准确的，经得起考验的。这样产生的申请方案才更能具备我国专利法所要求的创造性，才能更好地运用到实际生产中，才更有可能得到我国专利法的保护。

以第二十一届中国专利金奖获奖专利“用于费-托合成的气-液-固三相悬浮床反应器及其应用”为例，其背景技术部分首先详细地介绍了上个世纪里用于F-T合成的三相反应器技术从开始研发到实现工业应用的历史进程，并引证了多篇德国、美国和南非的相关期刊加以佐证。紧接着，其就气体分布问题、换热系统的有效设计、液体石蜡产品和催化剂的有效分离、三相反应器中的液-固强化混合问题等五个方面，对有关技术发展的背景进行了阐述，并在每个方面都引证分析了多篇现有技术文件所披露的技术方案中存在的问题。最后，背景技术部分还不忘说明在发明该专利技术的过程中，发明人考虑的一系列技术问题和可以改进的方向。此专利的背景技术条理清楚、逻辑严谨、内容丰富，可以称得上是背景技术撰写的范例。

至2018年，中国专利申请量已经连续8年位居世界第一，基本占据全球一半的申请量；被公认为可以代表重要专利的PCT申请量，至2019年超越了美国，成为PCT申请第一的国家。但是，中国专利质量一直以来为人诟病，以各种措施提高专利质量，已经成为最主要的专利工作。要提高专利质量，首先就要重视对背景技术的了解，进而从仅仅为专利申请而申请专利，转变为应用专利而申请专利。

因为，专利就是从背景技术中来，往实际产业应用中去的，专利就是为解决技术问题而存在的。