瑞途原创 | 对教科技〔2020〕1 号意见部分规定的商榷

作者：刘琦律师 | 江苏瑞途律师事务所

（本文2600字，阅读约需5分钟）

针对我国高校专利还存在“重数量轻质量”“重申请轻实施”等问题。为全面提升高校专利质量，强化高价值专利的创造、运用和管理，更好地发挥高校服务经济社会发展的重要作用，教育部、国家知识产权局及科技部联合发布了《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》（教科技〔2020〕1 号），该意见对落实全国教育大会部署，深入实施创新驱动发展战略和知识产权强国战略，全面提升高校专利创造质量、运用效益、管理水平和服务能力，推动科技创新和学科建设取得新进展，支撑教育强国、科技强国和知识产权强国建设有着重要和积极的意义。但与此同时，该意见的一些具体规定和措施仍需进一步明晰，并有值得商榷之处，现对此做简单分析。

一、关于专利申请前评估的可操作性

该意见提出了10项重点任务，其中对于建立专利申请前评估制度的任务，要求对拟申请专利的技术进行评估，以决定是否申请专利，切实提升专利申请质量，其目的是减少无效申请和低质量专利的数量，从而汇聚更多的人财物等资源支持高质量专利的培育和转化。由于科学技术的商业化前景会随着技术成熟度、市场需求变化等而不断变化，《若干意见》明确提出“对于评估机构经评估认为不适宜申请专利的职务科技成果，因放弃申请专利而给高校带来损失的，相关责任人已履行勤勉尽责义务、未牟取非法利益的，可依法依规免除其放弃申请专利的决策责任”，以减轻高校开展评估工作的决策压力。

专利申请前评估的主要目的是减少低质量专利的数量，支持高质量专利的培育和转化，但在实践中，对于什么是有可能培育成高质量专利的技术成果，并没有具体和可行的评价标准，实际上，最有效和根本的评价和识别方式就是通过市场来检验。对于拟申请专利的科技成果，在未经市场检验的情况下，往往只能就其技术创新程度和专利授权前景做大致的评估和预测，而对决定其价值的商业应用前景而言，由于受到市场环境、技术成熟程度、企业经营、技术发展方向和路线等多重因素的复杂影响，往往超出了管理部门和相关机构所能预测的范围。在专利史上，也不乏这样的例子：由于人们认识的局限性，特别是对技术认识上的局限和偏见，一些专利技术被认为是没有价值的，但在经过以后的市场检验和技术实践，又充分证明了其重大价值。此外，专利的高质量和价值除了直接实施所能带来的商业价值外，还体现在其对竞争对手技术上的阻碍和防御，这也是在申请前的评估和预测中难以考虑到的。

此外，高质量专利的形成不仅取决于拟申请专利的科技成果，也取决于专利撰写和代理质量，乃至于专利布局的质量，在有些情况下，专利撰写和代理质量甚至是能否授权、成为高质量专利的决定因素。对这些因素，显然是在专利申请前评估无法预料的。

虽然出于减轻高校开展评估工作的决策压力的考虑，意见中规定了对评估机构的免责情形，但在实际执行中，由于评估存在上述难点和局限性，很难真实起到识别筛选出可培育成高质量专利的技术成果的目的，这就使得评估机构倾向于尽可能不认定“不适宜申请专利”，如此就失去了专利申请前评估的目的和初衷。

因此，笔者认为，作为重点任务的核心，开展专利申请前评估的出发点是好的，也直指目前高校专利申请存在的主要问题，但就可操作性和实际效果而言，仍有值得商榷之处。

二、关于高校与发明人进行所有权分割的合法性和风险

意见提出，允许高校开展职务发明所有权改革探索，为了充分发挥产权奖励、费用分担等方式的作用，促进专利质量提升，允许高校与发明人进行所有权分割的，发明人应按照产权比例承担专利费用。笔者认为，对上述所有权分割的规定，应高度重视其合法性和潜在风险。

对于职务发明的权属，现有法律有着明确具体的规定。《专利法》第六条规定，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”，《促进科技成果转化法》第十九条则规定，“国家设立的研究开发机构、高等院校所取得的职务科技成果，完成人和参加人在不变更职务科技成果权属的前提下，可以根据与本单位的协议进行该项科技成果的转化，并享有协议规定的权益”，同时规定了“科技成果完成人或者课题负责人，不得阻碍职务科技成果的转化，不得将职务科技成果及其技术资料和数据占为己有，侵犯单位的合法权益”。

可见，职务发明的权属原则上应为单位，且现有法律对将职务科技成果占为己有，侵犯单位合法权益的行为做了禁止性规定。仅在《专利法》第六条第三款规定的情形下，可以对职务发明的权属进行约定，即“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”，而对于《专利法》第六条第三款以外的情形，则不能对职务发明的权属进行约定。因此，意见允许高校与发明人进行所有权分割的，直接与上述法律规定相抵触，缺乏法律基础。

意见允许高校与发明人进行所有权分割，是以国家部委的规范性文件来对专利的产权制度做出了新的规定，而《立法法》第八条规定，涉及民事基本制度和基本经济制度的事项，只能制定法律，因此这种对专利产权制度的调整改变违法了《立法法》，超越了意见出台三部门的法定权限，也不能产生法律效力。

综上，规定允许高校与发明人进行所有权分割，不仅缺乏法律基础，也直接违反相关法律规定，在合法性上存在问题。

三、高校与发明人进行所有权分割的国有资产处置风险

对高校与发明人进行所有权分割的规定，还应高度重视其国有资产处置风险。从国有资产管理角度来说，上述对专利所有权分割的规定，在法律性质和实际操作上仍属对国有资产的处置，因此也存在国有资产管理上的风险。即使不考虑规定的合法性，在操作中也需要按照国有资产管理处置的权限和程序，谨慎处理，避免风险。

同样的，该意见中提出“专利申请评估后，对于高校决定不申请专利的职务科技成果，高校要与发明人订立书面合同，依照法定程序转让专利申请权或者专利权，允许发明人自行申请专利，获得授权后专利权归发明人所有”，其法律性质和实质也是对国有资产的处置，因此存在同样的管理风险，需按照国有资产管理处置的权限和程序，审慎处理。以上是笔者从可操作性、合法性和国有资产处置角度对教科技〔2020〕1 号意见相关规定的粗浅看法，水平有限，不当之处欢迎批评指正。

作者简介

刘琦律师

律师、专利代理师，法学硕士，南京市律师协会知识产权业务委员会委员。

十余年专利代理经验，具有理工科和法律教育背景，具有丰富的专利申请、复审、无效和诉讼专利实务经验，擅长机械、能源环境、材料、电气等领域的专利申请、复审、无效。截止目前已经代理发明专利申请1000余件，服务的典型客户主要有：东南大学、南京邮电大学、南京师范大学、南大盐城环保研究院等。